連邦巡回控訴裁判所はNASAのIngenuityヘリコプターに関する特許訴訟で政府と請負業者の免責を支持
政府請負業者、下請け業者、特許権者にとって実質的に重要な判決として、米国連邦巡回控訴裁判所はNASAのIngenuity Marsヘリコプターに関する特許訴訟でAeroVironmentの要約判決を支持しました。裁判所は、28 U.S.C. § 1498が、被告の仕事が連邦政府のために行われ、政府の許可または同意のもとで行われたため、AeroVironmentに対する請求を却下すると判断しました。裁判所はまた、弁護士費用の支払い拒否も支持しました。
背景
ポールとデイビッド・アールトンは、米国特許番号8,042,763号の発明者および共同所有者であり、この特許は細長い管状の背骨と逆回転の同軸ローターシステムを対象とした回転翼機を対象としています。彼らは無人航空機を開発するライト・マシーンズ社に特許をライセンスしました。
2005年から、ライトマシンズは米国防衛機関から中小企業イノベーション研究(SBIR)および中小企業技術移転(STTR)賞を受けました。これらのプログラムは、中小企業が技術を開発・商業化するのを支援することを目的としています。
2013年、AeroVironmentはNASAのジェット推進研究所(JPL)の下請け業者となりました。JPLはカリフォルニア工科大学がNASAと契約して管理する連邦資金による研究センターです。下請け契約では、AeroVironmentが火星で使用するためにJPL向けにNASAに提供するためのヘリコプターを製造するよう求められていました。
AeroVironmentとJPLは、後に火星で飛行した小型自律ヘリコプター「Ingenuity」を開発しました。2020年、Arlton兄弟は地方裁判所でAeroVironmentを訴え、Ingenuityが'763特許を侵害したと主張しました。
AeroVironmentは、§1498がその請求を禁止すると反論しました。この法律は、政府の使用に関する特定の特許請求を民間請負業者から連邦請求裁判所への米国に対する訴訟へと導いています。
アールトン夫妻は、政府はAeroVironmentではなくLite MachinesにフェーズIIIのSBIR/STTR契約を授与すべきであり、したがってAeroVironmentの主張する侵害に対して有効な承認や同意はできないと主張しました。
この事件は2021年に異例の展開を迎え、地上波版の『インジェニュイティ』『テリー』が 『60ミニッツ』に登場しました。地方裁判所は証拠開示を再開し、アールトン夫妻が政府プロジェクト外でテリーを商業的に利用したかどうかを調査しました。
追加の証拠開示の後、地方裁判所は2023年8月に再びAeroVironmentに対して要約判決を下しました。テリーのデモはデ ミニミス(de minimis)であり、地方裁判所で私的当事者に対して責任を負うには軽微すぎると判断しました。また、裁判所は35 U.S.C. § 285に基づくAeroVironmentの弁護士費用請求も却下しました。両者とも控訴しました。
連邦巡回控訴裁判所の判断
要約判決を支持する。 連邦巡回控訴裁判所は§1498が適用されることに同意しました。一般的に、この法律は「アメリカ合衆国による、またはアメリカ合衆国のための使用」に基づく特許請求は、地方裁判所の請負業者に対してではなく、連邦請求裁判所でアメリカ合衆国に対して提起されることを求めています。
テリーのデモは結果を変えませんでした。 裁判所は、AeroVironmentによる地上ヘリコプター「テリー」の公開展示は免責を無効にしないと判断しました。記録は、これらの利用が政府業務に結びつき、私的当事者責任を生じさせるには制限が大きいという見解を支持しました。
弁護士費用は却下されました。 連邦巡回控訴裁判所はまた、35 U.S.C. § 285に基づく手数料の却下を支持し、この事件は料金移転を正当化するには十分に例外的ではないと結論づけました。
裁判所の判断
裁判所はまず、SBIR/STTRの契約プロセスにおける誤りが政府によるAeroVironmentの作業承認を妨げているという主張を退けました。たとえLite MachinesがフェーズIIIの裁定を受けるべきだと考えていたとしても、裁判所はその問題を§1498の問題とは別物と見なしました。裁判所の見解では、契約授与権をめぐる争いは契約抗議に該当し、請負業者に対する特許訴訟には該当しません。
第二に、記録はAeroVironmentの告発された仕事が政府のために、政府の許可または同意のもとで行われたという結論を支持していた。下請け書類は、この作業をJPLのNASAプライム契約に直接結びつけていました。
また、裁判所はテリーの証拠が結果を変えないとも判断しました。以前の判決では、意味のある商業的利用を伴わない限定的なディスプレイ活動が必ずしも§1498の保護を失うわけではないと認識されています。この記録によれば、デモはAeroVironmentに対する地方裁判所の責任を支持するには小規模すぎました。
最後に、報酬に関しては、裁判所は原告の主張は敗訴ではあったものの、無意味でも悪意のあるものでもないという地方裁判所の判断を尊重した。
企業が今すべきことは何でしょうか
政府請負業者や下請け業者にとって、この判決は明確な文書記録の重要性を強調しています。プライム契約、下請け、作業明細書、関連する許可文言は、被告の活動が政府のために行われ、政府の指示の範囲内で行われたことを示さなければなりません。
企業は可能な限り政府のパフォーマンスと商業プロモーションを分離すべきです。政府の仕事に関連する限定的なデモは保護されるかもしれませんが、より広範な商業利用は追加のリスクを生じさせる可能性があります。この問題は、会議での展示、メディア対応、投資家向け資料、政府プログラムのもとで開発された技術を含む製品マーケティングの前に検討されるべきです。
特許権者にとって、この事件は裁判所や免責の問題を最初に評価するよう促すものです。もし侵害の主張がアメリカ合衆国による、または米国のために使用されたことに起因する場合、請負業者に対する地方裁判所の訴訟は適切な方法とは限りません。契約授与紛争や特許侵害請求は異なる問題を提起し、異なる救済措置を必要とする場合があります。
実際、企業は政府の承認と同意を文書化し、政府のために作業が行われたことを示す記録を保存し、政府開発技術の公的利用を審査し、紛争の早期に免責や裁判の場の問題を評価するべきです。
