連邦巡回控訴裁判所は特許庁長官の決定に異議を唱える請願を却下
連邦巡回控訴裁判所は、元米国特許商標庁(USPTO)長官の決定に異議を唱えるモトローラの強制令(mandamus relief)請求を却下しました。
この事件はIn Re Motorola Solutions, Inc.です。
裁判所は次のように要約しました。
Motorola Solutions, Inc.の要請により、特許審理・控訴委員会はStellar, LLCの特許に対して当 事 者間審査(IPR)を導入しました。しかし審査の際、当時の米国特許商標庁(PTO)代理局長は、特許に関わる当事者間の並行地区裁判所手続きが進行中であるため、その審査は資源の効率的な使い方ではないと結論づけ、IPRを廃止しました。モトローラは現在、代理局長が行政手続法(APA)および憲法修正第5条の適正手続条項によって保障される一定の手続き上の保護に違反したとして、この裁判所に強制措置を求めて申立てています。
裁判所が説明したように、米国法典第35編第31章において、議会は発行された特許の知的財産権(IPR)手続きを確立しました。
「PTOと裁判所で並行して未解決の手続きが起こる可能性」や、PTOと裁判所が同時に重なり合う問題を決定することによる非効率性を考慮し、議会は一定の安全策を課しました。例えば、特許権者または利害関係者による侵害訴訟の送達後1年以内に請願書を提出しなければなりません。
それ以外の場合、議会はUSPTOおよび裁判所にそのような問題を解決する裁量を与えました。
USPTOの長官は、IPRを導入するかどうかを決定する役割を担っています。
USPTOが並行裁判手続きが進行中の状況で知的財産権の設立を拒否するかどうかを決定する基準は、「Fintiv 要素」に基づいており、以下が含まれます。
- 「裁判所が差し止めを認めたか、または手続きが開始された場合に差し止めが認められる証拠が存在するか」
- 「裁判所の裁判日が、最終書面による決定のための委員会の法定期限に近づいていること」;
- 「裁判所と当事者による並行手続きへの投資」;
- 「請願で提起された問題と並行手続きにおける問題の重複」;
- 「並行手続きにおける請願人と被告が同一当事者であるかどうか」;および
- 「委員会の裁量行使に影響を与えるその他の事情、特に実体的判断」
2022年6月、当時のUSPTO長官キャサリン・K・ヴィダルは、USPTOが規則制定の可能性を検討する間、 Fintiv 要素の適用に関する暫定的な指針を特許審判・控訴委員会(PTABまたはボード)に提供する覚書を発行しました。
そのメモによれば、委員会は「並行する地方裁判所訴訟において、いわゆるソテラ合意条項を提示する」ことを考慮して、いわゆるソテラ合意条項(「並行手続きにおいて同じ理由や合理的に委員会に提起可能な理由を追求しない」という合意)を「裁量的に拒否しない」とされていました。
トランプ大統領が2025年に復帰した後、USPTOの代理局長はビダルに関するメモを取り消しました。
2023年8月、StellarはMotorolaに対して8件の特許の請求権侵害を訴え訴訟を起こしました。その裁判が係争中である間、モトローラは2024年7月に知的財産権の導入を求める最初の請願を、2024年8月に2回目の請願を提出しました。
モトローラは、もし知的財産権が導入された場合、並行する民事訴訟において、知的財産権で提起した、または合理的に提起できた特許性の根拠を追求しないとSotera合意書を提出しました。
委員会は当初、両件の請願に対して知的財産権(IPR)を導入し、StellarはUSPTO長官の審査を求めました。
これに対し、モトローラはその機関が取締役会の判例と整合していると主張しました。
しかし2025年3月28日、代理局長は Fintiv の要素に基づく最初の知的財産権(IPR)を廃止し、「理事会は並行手続きへの投資に十分な重みを置かず、申立人のSotera条項に過度の重みを与えた」と結論付けました。
モトローラは再考を求め、代理取締役の行動は「不適切な規則制定または方針変更に相当し」、撤回の「遡及的」適用は「APAおよび[モトローラ]の適正手続き権」を侵害していると主張しました。
2025年5月、代理局長は:(1) 第一件の請願に関するモトローラの再審申立てを却下し、(2) 第二件の請願について取締役審査を認め、知的財産権(IPR)を廃止しました。これは民事訴訟を踏まえて機関の資源の非効率な使い方であると判断したためです。
モトローラはその後、裁判所に対し、代理局長によるヴィダル覚書の取り消しを取り消し、その指針に従って委員会の請願の提出を復活させるよう裁判所に求めました。
連邦巡回控訴裁判所は、米国憲法の適正手続条項が「いかなる者も...」と規定していることを指摘しました。適正な法的手続きを経ずに生命、自由、財産を剥奪された。」
裁判所は言った、
モトローラは、争われた特許の知的財産権の制度自体に権利を主張しておらず、「法律が利益を政府関係者の裁量に委ねた場合、その利益に対する保護された財産権は生じない」と主張する。
裁判所は、ヴィダル覚書が裁量的な Fintiv の要素を無視して請願を審理する「憲法上保護された利益」を生み出したというMotorolaの主張を退けました。
また、裁判所はこう言っています。
また、代理局長がヴィダル覚書の取り消しを請願に適用した際には適正手続き違反は見られません。確かに、「公平性の考慮は、個人が法律を知り、それに応じて行動を調整する機会を持つべきだ」と述べています。 Landgraf v. USI Film Prods., 511 U.S. 244, 265 (1994)しかし、たとえこれらの原則がこの文脈に当てはまるとしても、モトローラは適正手続き違反を引き起こすような不当な驚きを経験していません。
さらに
モトローラは申立て時に委員会の裁量的却下に関する判例を認識しており、当事者がSotera合意を提供する場合にその判例を適用するための暫定指針はいつでも修正される可能性があることを認識していました。
たとえモトローラが請願の費用を負担する際にヴィダル覚書に依拠したとしても、「その依存だけでは憲法違反を立証するには不十分」と裁判所は述べた。
