連邦巡回控訴裁判所がウォレット・ニンジャ特許訴訟で350万ドルの陪審員賞を支持
連邦巡回控訴裁判所は、米国特許番号D751,877の侵害としてDynamite Marketing, Inc.に有利な350万ドルの陪審判決を支持しました。
裁判所が説明したとおりです。
2013年初頭、Vante Inc.(「Vante」)の代表であるアレクサンダー・シュラファーマン(「シュラファーマン」)は、長方形のクレジットカードサイズのマルチツールの設計を考案し、後にウォレットニンジャと名付けられました。予備スケッチを作成した後、シュラファーマンは機械技師のラエリック・クーパー(「クーパー」)にフリーランスの依頼を依頼し、ウォレット・ニンジャの製造図面を作成しました。頻繁なコミュニケーションを通じて、ウォレットニンジャのデザインは反復的に進化し、最終的な形となり、D877特許出願の一部として提出されました。
特許が発行される前に、シュラファーマンは出願におけるすべての権利をヴァンテに譲渡しました。その後、その権利はヴァンテの後継企業であるダイナマイト・マーケティング社に譲渡されました。
ウォレットニンジャの特徴には「定規、さまざまなサイズのドライバー、六角レンチセット、レターオープナー、缶切り、カッター」が含まれていました。
裁判所は、クーパーが申請書に発明者として記載されることを求めたことは一度もなかったと指摘しました。
出願から2年以上経った後、D877特許が認められ、シュラファーマンが唯一の発明者として記載されました。
ウォレットニンジャは2014年に発売されました。2017年半ばまでに約190万台が販売されました。
2017年3月、ダイナマイトの競合企業であるシャーマンの幹部が、ウォレットニンジャの写真を3つの独立系企業にメールで送り、製品の調達を求めました。
2017年7月、シャーマンはウォレット互換のマルチツール製品の自社版の販売を開始しました。
ヴァンテは2018年初頭からシャーマンに差し止め通知を送りました。
その直後、シャーマンはウォレットツール製品を再設計し、裁判所が最小限の変更と呼んだ。
その後、シャーマンは再び差し止め通知を受け取りましたが、再設計された製品の販売は続け、約3万台から4万台に達しました。
2019年、ダイナマイトはD877特許の故意侵害を理由に、シャーマンを地方裁判所で訴えました。シャーマンは反訴し、シャーマンの製品は侵害をしていないこと、そしてD877特許は35 U.S.C. § 103の下で明白であり、主に機能的な設計として無効であると主張しました。
しかし
証拠開示の過程で、クーパーのシュラファーマンへの支援の問題が浮上し、クーパーの仕事が特許への貢献に相当し、発明者、あるいは少なくとも共同発明者、すなわち所有者または共同所有者として名指しされるべきかどうかという疑問が生じました。もしクーパーがそのような地位を有するなら、ダイナマイトがシャーマンに対して起こした訴訟は、ダイナマイトがクーパーを原告として名指ししなかったため、却下が必要となるでしょう。 Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1467–68(連邦巡回裁判所 1998年)を参照(「侵害訴訟は原告全員が共同所有者として参加しなければならない」)。その結果、2021年初頭にダイナマイトはクーパーに対し、D877特許の共同発明者として登録し、すべての特許権をダイナマイトに譲渡するよう自主的に同意を求めました。
クーパーを加えようとする試みは失敗し、ダイナマイトはクーパーとその会社を相手取って、D877特許の単独所有者でありシュラファーマンが唯一の発明者であると宣言的な判決を求めた。
クーパーは35 U.S.C. § 256に基づく発明者の訂正を求めて反訴し、ウォレットニンジャの開発に参加したことで、彼が特許の唯一の所有者かつ発明者、あるいは少なくとも共同所有者かつ共同発明者であると主張しました。
この1週間後、クーパーは特許権をシャーマンに遡及的に譲渡しました。その見返りとして、シャーマンはクーパーの法的費用をすべて負担することに同意しました。
事件は統合されました。
裁判で陪審員は、クーパーが特許に重大な貢献をしたことを明確かつ説得力のある証拠で証明できなかったため、少なくとも共同発明者および共同所有者であることを証明できなかったと判断しました。
陪審はまた特許の有効性を支持し、シャーマンが故意に侵害したと認定し、ダイナマイトに1,850,000ドルの利益損失損害賠償を認めました。
ダイナマイトは弁護士費用および費用の請求を申し立て、地区裁判所は1,536,644.27ドルおよび判決前利息148,673.06ドルを認め、合計3,535,317.33ドルの賠償金を認めました。
シャーマンは控訴しましたが、クーパーは申し立てませんでした。
連邦巡回控訴裁判所は、この事件が審査すべきいくつかの問題を提起すると指摘しました。
- シャーマンがクーパー不在時にクーパーの発明権に関する反訴に対して控訴する権利があるかどうか、もしそうならば、地方裁判所が発明者権問題に関する判断に誤りがあったかどうか;
- 地方裁判所が、D877特許が35 U.S.C. § 103の下で自明性の理由で無効でない、または機能性の理由で無効ではないという陪審の判断を支持するシャーマンの評決後動議を適切に却下したかどうか。
- 地方裁判所が、シャーマンがD877特許を故意に侵害したという陪審の判断を支持する評決後の申立てを適切に却下したかどうか。
- 地方裁判所がシャーマンの評決後の損害賠償請求または新たな裁判の申立てを適切に却下し、陪審の損害賠償判決を支持したかどうか、そして
- 地区裁判所がダイナマイトの弁護士費用を適切に認めたかどうか。
シャーマンは、クーパーの発明者認定の正し請求が陪審に不適切に与えられ、陪審員の誤った判断を下し、地方裁判所がシャーマンの評決後動議を誤って却下したと主張しました。
裁判所は「訴訟当事者、または正当に当事者となる者のみが不利な判決に対して控訴できる」という一般的なルールを指摘しました。
しかし、米国最高裁判所は、非当事者が「控訴の目的上『当事者』とみなされるべき」状況が存在することを認めています。
その要因は以下の通りです:
- 非当事者が下級の手続きに参加したかどうか;
- 非当事者が結果に個人的な利害関係を持っているかどうか、
- 株式が控訴審理を支持するかどうか、そして
- 非当事者が決定の控訴審審理に代替の道を行っているかどうか。
本件では、裁判所はシャーマンが発明者名の主張の訂正に対して控訴する権利がないと判断し、したがってその訂正に関するシャーマンの控訴を棄却しました。
明白性の主張については、裁判所は次のように指摘しました
明白性の異議申し立ては、少なくとも(a)先行技術の一次参考文献を証拠として示さなければならず、(b)現場の一般設計者が後知恵なしに、特定の追加先行技術の特徴を組み合わせて主張されたデザインと同じ全体的な視覚的外観を作り出すことで、主要な基準を修正する動機があったことを明確かつ説得力のある記録裏付けの理由で示さなければなりません。
裁判所はシャーマンの明白性再考のための差し戻し請求を却下し、シャーマンの判決後の明白性に関する動議の却下を支持した。
裁判所はまた、シャーマンの評決後の非侵害動議、陪審による損害賠償の判断、そしてダイナマイトの弁護士費用の総額3,535,317.33ドルの地方裁判所の却下を支持しました。
