米連邦巡回控訴裁判所、ITC訴訟でロクの敗訴を支持
米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は 連邦巡回控訴裁は ユニバーサル・エレクトロニクス社とRoku社のスマートTVに関する係争において、国際貿易委員会（ITC）の決定を支持した。
問題となったのは、ユニバーサルが所有する「最適化された家電制御のためのシステムおよび方法」に関する米国特許第10,593,196号である。 同社は自らを ユニバーサル社は、「ホームエンターテインメントおよびスマートホーム機器向けワイヤレス・ユニバーサル・コントロール・ソリューションの世界的リーダー」と自称している。
2021年、ITCは最終決定を下し、問題となっているロク製品の米国内での輸入と販売を禁止する命令を下した。
裁判所はこう説明した：
テレビやビデオ機器（スマートテレビ、DVD、ブルーレイプレーヤー）によって、使用される通信プロトコルは異なる。 通信プロトコルには、HDMI接続のような有線通信プロトコルと、Wi-FiやBluetooth接続のような無線通信プロトコルの2つに大別される。 これらの通信プロトコルの多くは互いに互換性がないが、消費者は、ワイヤレス・スマートTVをDVDプレーヤーに接続するなど、一緒に使いたい機器を複数持っているかもしれない。 196号特許は、特許請求の範囲において「第1のメディア・デバイス」と呼ばれる「ユニバーサル・コントロール・エンジン」によってこの非互換性に対処することを意図しており、このエンジンは、さまざまなターゲット・デバイス（特許では「第2のメディア・デバイス」と呼ばれる）に接続してスキャンし、それらがどの種類の通信プロトコルを使用しているかを判断することができる。 第一のメディア・デバイスは、基本的に異なるタイプのデバイス間の翻訳を行う。
ユニバーサルは、スマートテレビで使用される「クイックセット」と呼ばれる技術集を開発した。
ロクには、ロク・ストリーミング・チャンネルやロク・スティックなど、さまざまなTVストリーミング技術がある。 ロクはまた、サードパーティと協力してロクブランドのテレビを製造し、サードパーティにオペレーティング・システムをライセンス供与している。
ユニバーサルは、196号特許を侵害したとされるテレビ製品を輸入したとして、ロク社をITCに提訴した。 ITCは調査を開始し、行政法判事はロクが337条に違反したと認定した。 第337条 に違反したと認定した。
第 337 条に基づく訴状を提出するためには、当事者は、以下に定めるとおり、米国内に経済的な国内 産業があることを示さなければならない。 合衆国法律集第 19 編第 1337 条(a)(3)(A)-(C) :
アメリカの産業 米国 米国内に産業が存在する場合、その産業は存在するとみなされる。 存在するものとみなす。 に関して 物品 特許、著作権、商標、仮面作品または意匠によって保護される物品に関して、米国内に存在する場合は、米国内に存在するものとみなされる。
- 工場および設備への多額の投資；
- 労働力や資本を大幅に雇用する。
- エンジニアリング、研究開発、ライセンシングなど、その開発に多額の投資を行う。
原告は、これら3つのうち1つだけを示す必要がある。
ユニバーサルは、米国におけるクイックセットに関連するエンジニアリングと研究開発（R&D）への投資により、(a)(3)(C)の要件を満たしていると主張した。
ITCは行政判事の認定を支持し、次のように判断した：
(1) ユニバーサル社は196号特許を主張する所有権を有していた；
(2) ユニバーサルは、国内産業要件の経済的要素を満たしている。
(3) 主張されたクレームは自明なものとして無効ではなかった。
ITCは、ユニバーサルがQuickSetに関連する国内のエンジニアリングと研究開発に多額の投資を行ったと判断した。 また、この国内研究開発への投資が、エンジニアリングおよび研究開発への投資総額のかなりの部分を占めていることもわかった。
欧州委員会はまた、ユニバーサルのエンジニアリングおよび研究開発投資と196号特許、そしてユニバーサルの国内産業製品であるサムスン製テレビとの間に関連性があることを示したと判断した。
行政裁判官は当初、ロク社が196号特許のクレーム1が2つの先行技術文献に対して自明であるとの「疎明」を行ったと判断したが、同裁判官は、両文献の組み合わせに開示されたクレーム限定をすべて認定するには「ある程度のチェリーピッキングが必要」であり、ロク社の主張はせいぜい「疎明」であると述べた。
ITCはこの認定を支持し、先行技術文献の組み合わせは「限界的」ですらないとし、ロクは先行技術文献を組み合わせる動機について明確かつ説得力のある証拠を提示できなかったと判断した。
ロクはITCの判断に異議を唱えた：
- ユニバーサル社は196号特許を主張する所有権を有していた；
- ユニバーサルのQuickSetテクノロジーは、国内産業要件の経済的要素を満たしている。
- Roku社は、196号特許のクレーム1が先行技術文献の組み合わせに対して自明であることを立証できなかった。
最初の問題は、ユニバーサルの従業員であるバーネット氏とユニバーサルとの間の契約に関するもので、ロクはユニバーサルへの特許権の譲渡には当たらないと主張した。
当初、行政裁判官は、バーネットとユニバーサルとの間の2004年の契約は「将来的に権利を譲渡する単なる約束であり、期待される権利を直ちに譲渡するものではない」と判断した。
しかし、ITCは、Barnett社が2012年の別の契約において、196号特許が優先権を主張する仮出願を含む一連の仮出願に対するすべての権利をユニバーサル社に譲渡したことを認定した。
バーネットは次のように述べた：
を売却し、譲渡する。...[his] 、本発明に対する権利、権原、および利益のすべてを」、「そのすべての分割および継続を含み、そのような特許のすべてにおいて取得される可能性のあるすべての請求項の主題を含む。
裁判所は、これは有効な譲渡であるとITCに同意した。
第二の問題については、裁判所は次のように判断した：
原告は、問題となる特許がそのサブセットにのみ関連するものであれば、製品のサブセットに関連する支出に基づき、国内産業要件の経済的要素を満たすことができる。
裁判所はこう言った：
問題となっている「知的財産」が、テレビ全体のサブセットであるQuickSetと関連するQuickSet技術によって実践されていることに争いはない。
裁判所は次のように指摘しています。
ロクは、QuickSetが196号特許の教示を具体化したものであることに異議を唱えておらず、また、ユニバーサルのQuickSetへの国内投資が「実質的」でない理由を説明していない。
第3の争点について、裁判所は、ロクが自明性に関するITCの所見に直接触れたり異議を唱えたりしていないと判断した。
として モーニングスター が報じた、 ユニバーサルのロクとそのTVパートナーに対する連邦特許侵害訴訟は、ITCの決定が確定するまで保留されていたが、現在は法廷に戻り、侵害に対する金銭的損害賠償を求めることができる。
