第4巡回区控訴裁判所が「Moke」商標の判決を無効とする

第4巡回区控訴裁判所は、「MOKE」という用語は、紛争の両当事者が販売する車両のスタイルの総称であるとする下級裁判所の意見を無効とし、差し戻しました。

このケースは 、Moke America LLC対Moke International Ltd.です。

裁判所が説明したように、両当事者は「それぞれが販売する同様の低速の屋外車両を飾る『MOKE』マーク」に対する米国の商標権をめぐって競争しています。

両当事者は控訴審で、「Moke」という用語は車両のタイプの一般的な用語ではないため、商標にはなり得ないと主張しました。

裁判所が指摘したように、「有効で保護可能な商標としての資格を得るには、指定は「潜在的な顧客に対して商品の出所を特定するために使用する必要があります」。

指定が商標法の意味の範囲内で「識別的」でない限り、それは識別の役割を果たしないため、「法的に保護される『マーク』になることはできない」と裁判所は述べています。

3種類のマークは、「本質的に特徴的であり、したがって、所有者が他の表示を行うことなく有効である」と見なされます。

これらの3種類の商標は、「恣意的」、「空想的」、「示唆的」です。

• 「恣意的」マークは、「APPLEコンピュータやシェルガソリンなど、共通の意味とは関係のない方法で使用される既存の単語に基づいている」。

• 「『空想的』マークは、KODAKやEXXONなどの造語です。」

• 「示唆的」マークとは、「L'EGGSのパンストやGLASS DOCTORの窓の修理など、製品の品質、成分、または特性を説明せずに暗示する」マークです。

別の種類の商標は「説明的」と呼ばれます。このようなマークは、「YELLOW PAGESの電話帳や5 MINUTE Glueなど、製品の機能、使用、特性、サイズ、または意図された目的を説明するだけです」。

説明的な商標は本質的に識別力があるわけではありませんが、「『二次的な意味』を獲得した」場合、保護の対象となります。

説明的なマークは、「公衆の心の中で、[マーク]の主要な意味が製品自体ではなく製品の出所を特定することである場合」に二次的な意味を持つと言われています。

たとえば、「holiday」と「inn」という説明的な単語は、何十年にもわたって使用された後、Holiday Innモーテルチェーンを示す二次的な意味を持つことがわかりました。

説明的な用語が商標になる他の例は、Band-AidとChapStickです。

最後に、裁判所は、常に識別性を欠く「一般的な」用語があり、したがって「商標にはなり得ない」と指摘しました。

例えば、裁判所はこう言った、

「一般的な」用語と見なされるブランド名の例としては、CONVENIENT STORE小売店、DRY ICE、固体二酸化炭素、LIGHT BEERエールタイプの飲料などがあります。

ジェネリック商標は、以下の理由で禁止されています。

…一般的な用語から有効性と保護可能性を差し控えることにより、商標法は「公衆が採用した一般的に使用される単語やフレーズを公共の使用のために保護し、それらの単語やフレーズを公共の「言語的コモンズ」から没収することにより、それらの単語やフレーズを追い詰める権利を特定の競争相手に否定します。

裁判所はまた、「ジェネリック」と呼ばれることもあるプロセスを通じて、本質的に識別力があると始まったマークが、公衆がそれらを広く使用した結果としてジェネリックになる可能性があると指摘しました。

この例には、THERMOS、ASPIRIN、CELLOPHANE、およびESCALATORが含まれます–かつては製品のソースを識別していた用語が、現在は製品のタイプのみを識別します。

この場合、2015年に、Moke InternationalおよびMoke USAに関連する別のエンティティがMOKEマークの所有権を主張し、米国特許商標庁(USPTO)に登録を申請しました。

USPTOは2016年にMOKEマークを公開しました。その後、Moke Americaは、使用の優先順位に基づいてMOKEマークの所有権を主張し、提案された登録に対する反対の通知を提出しました。

商標審判部(TTABまたは委員会)での数年間の手続きの後、TTABは2020年にMoke Americaの反対を却下しました。

連邦巡回控訴裁判所は、「PTOの審査弁護士は、PTOの手続きにおいて、一般的性の問題を提起しなかった」と指摘しました。

また

TTABの決定は、Moke InternationalおよびMoke USAに利益をもたらす登録申請を保留したため、MOKEマークは未登録のままです。

その後、Moke Americaは2020年に連邦地方裁判所に訴えました。Moke Americaは、商標所有権の宣言を求め、Moke InternationalとMoke USAに対して商標権侵害の申し立てを主張しました。

Moke InternationalとMoke USAは反訴し、 商標 所有権の宣言を求め、Moke Americaが商標権侵害に関与したと主張しました。

裁判所は、「各当事者は、使用の優先順位だけでなく、MOKEマークの識別性も証明しなければならない」と指摘しました。

また、裁判所はこう言っています。

商標権侵害の主張は、相手方当事者によるMOKEマークの使用が消費者の混乱の可能性を生じさせることを各当事者が示す必要があります。

地方裁判所の裁判官裁判の前に、当事者は、唯一の問題は使用の優先順位、すなわち、商品の販売においてMOKEを商標として最初に使用したのは誰であるかであることに同意しました。

巡回裁判所は、次のように述べています。

両当事者は、MOKEマークの識別性の問題を無視し、マークの所有者でない者によるMOKEの使用は、消費者の混乱を招く可能性を生むことに同意しました。

それです

彼らは、「MOKEマークが該当するマークのカテゴリー(空想的、恣意的、示唆的、説明的、または一般的)について言及したことは一度もありませんでした。」

裁判では、

Moke Americaは、地裁の不利な使用優先権の決定は、空想的、恣意的、または示唆的であり、したがって本質的に特徴的であり、推定的に有効で保護可能であるのではなく、MOKEマークは記述的であり、したがって二次的な意味の証明がある場合にのみ商標保護の対象となるという暗黙の認定を前提としていると主張した。Moke Americaの理論によれば、裁判所は、Moke InternationalとMoke USAの商標侵害の反訴について、彼らが二次的な意味、すなわち、公衆の心の中で、MOKEマークの主要な重要性がMoke InternationalとMoke USAをMOKEで飾られた車両の供給源として識別することであることを証明しない限り、また示さない限り、Moke InternationalとMoke USAに有利な判決を下すことはできなかった。

第一審裁判所の裁判官は、

Moke Americaが実際にその使用の優先順位を証明できなかったと判断し、Moke Americaの「使用の優先順位に関するそれに対する認定がすべての請求と反訴を解決するという公判前の表明」に依拠して、裁判所は、その3つの請求すべてについてMoke Americaに不利な判決を下し、3つの反訴のうち2つ(商標権侵害に対する反訴を除く)についてMoke InternationalとMoke USAに有利な判決を下すことを決議しました。

審理後の判決で、下級裁判所は、当事者の全会一致の立場に反して、MOKEは当事者の車両の総称であり、したがって商標にはなり得ないと判断しました。

連邦巡回控訴裁判所は、次のように述べています。

どちらの当事者も[裁判で]MOKEが一般的な用語であるという立場をとらず、そうでないことを証明しようと真剣に努力したため、記録には関連する証拠が不足しています。したがって、私たちは明け渡し、さらなる手続きのために差し戻します。