巡回裁判所が偽の法律事務所商標訴訟で150万ドルの賠償金を取り消す

第五巡回区控訴裁判所は、偽の法律事務所商標に関する事件で150万ドルの損害賠償判決を取り消しました。

本件は Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP対Bitgood事件です。

ルイス・ブリスボア・ビスガード&スミス法律事務所(LBBS)は、テキサス州の法律事務所です。

LBBSは、マイケル・ジョセフ・ビットグッド(別名「マイケル・イーストン」)、スーザン・C・ノーマン、ブラッドリー・B・ビアズ、そしてテキサス州の法人「ルイス・ブリスボイス・ビスガード&スミスLLP」(総称して被告)を訴えました。

1. ランハム法第32条(15 U.S.C. § 1114)に基づく商標侵害;
2. ランハム法第42条(15 U.S.C. § 1125)およびテキサス州コモンローに基づく不正競争;
3. コモンロー詐欺;および
4. 商標および名称の侵害を目的とした民事共謀、詐欺の行為。

裁判所が説明したとおりです。

この一連の騒動は、ビットグッドと別の借主(ノーマン弁護士の代理)が、LBBSが代表する企業家主を訴えたことからテキサス州裁判所で始まりました。その手続きの中で、ビットグッドとノーマンはLBBSのテキサス州における外国有限責任組合登録が失効していることを発見しました。彼らはすぐにテキサス州務長官に「Lewis Brisbois Bisgaard & Smith, LLP」という新しい法人名で登録しました。その後、同じ弁護士であるビアズに依頼し、同じ名前で州に仮名証明書を作成・提出してもらいました...

この偽の組織を創設した後、BitgoodとNormanは州裁判所の請願書を修正し、当事者として含めました。その後、テキサス州民事訴訟規則第12条に基づき、実際のLBBSが家主を代理する権限に異議を唱える動議を提出しました。裁判所はこの申し立てを認め、LBBSにはそのような権限がないと判断しました。これに対し、LBBSはノーマンとビットグッドに差し止め通知を送りましたが、彼らはそれに応じず、代わりにLBBSのレターヘッドで州裁判所に提出を続けました。

被告らは証言録取や報道陣に対し、「意図的にLBBSの名前を使い、文書や裁判書類に使用し、偽のLBBS名刺を印刷し、本物のLBBSの商標を盗用して嘲笑した」と述べました。

地方裁判所はLBBSの請求について要約判決を認め、恒久的な差し止め命令、法定損害賠償、弁護士費用を適用しました。

地方裁判所はビットグッドに対して100万ドルの損害賠償、ノーマンに対して50万ドル、ビアズに対して1万ドルの損害賠償を認めました。

ビットグッド、ノーマン、ビアズはそれぞれ別々に控訴しました。

ビアーズは、彼が仮名証明書を州務長官に作成・提出しただけであるため、商業においてLBBSマークを使用できなかったと主張しました。

商標を規定する ランハム法の下では、

(1) 登録者の同意なしに—

(a) 商業における、登録商標の複製、偽造、コピー、または着色可能な模倣品を、混乱、誤会、または欺瞞を引き起こす可能性のある商品やサービスの販売、販売、流通、広告の申し出に関連して使用すること; または

(b) 登録商標を複製、偽造、コピー、または色付き模倣し、その複製、偽造 、コピー、または色付き模倣を、販売、販売、流通、広告に関連して商業で使用されるラベル、看板、印刷物、パッケージ、包装、容器、容器、広告に適用すること混乱を引き起こしたり、誤りを招いたり、欺く可能性が高い...

…法で定められた救済措置については、商標登録者(すなわち商標の正当な所有者)に対して責任を負います。

ランハム法の別の条項によれば、

(1) 商品やサービス、または商品の容器に関して、またはそれに関連して、いかなる言葉、用語、名称、記号、記号、装置、またはそれらの組み合わせ、または虚偽の原産地表示、虚偽または誤解を招く事実の記述、または事実の虚偽または誤解を招く表現を商業に用いる者であり、これらが—

(A) 混同、誤認、またはその人物の他者との関係、関係、または他者による商品、サービス、商業活動の起源、後援、承認について誤解を招く可能性がある、または

(B) 商業広告または販促において、自身 または他人の商品、サービス、または商業活動の性質、特徴、特性、地理的起源を誤って伝えた場合、その行為によって損害を受ける可能性があると考える 者は 民事訴訟で責任を負う。

15 U.S.C. § 1114, 1125(a)を参照してください。

仮差止命令に対する控訴審において、巡回裁判所は「合理的な判断、連邦被告の明確な譲歩、判例法により、被告の侵害的な使用は『商業上の利用』であると立証されている」と判断した。

裁判所は、法人設立や公開コミュニケーションなどの行為が商標権侵害の要件を満たすのに十分であるとする別の巡回区の判決を引用しました。

被告らはまた、損害賠償の判断には適切な根拠がないと主張しました。なぜならLBBSの商標は2020年に失効し、2022年まで再登録されなかったためであり、被告は推定侵害を行った期間です。

裁判所は、未登録商標の推定侵害は15 U.S.C. § 1114(1)(a)に基づく損害賠償の認定を支持できないと認めました。

しかし、巡回裁判所は次のように述べました。

地方裁判所は、関連法令に基づく損害賠償の根拠について説明しませんでした。その結果、損害賠償の結論を効果的に検討するための必要な調査結果や論理が欠けており、特に被告がLBBSの他の登録商標を侵害したとされる損害賠償が正当化されるかどうかを判断しています。したがって、被告各被告に対する法定損害賠償の認定を取り消し、§1114(1)(a)に基づく被告の責任のさらなる検討のため差し戻しをします。

また、差し戻しにおいて、巡回裁判所は地方裁判所に対し、米国憲法修正第7条が損害賠償問題の陪審審理を義務付けているかどうかを検討するよう提案しました。

巡回裁判所は、LBBSと被告の両者が陪審裁判を求めたものの、地方裁判所自身が損害賠償を認めたことを指摘しました。控訴審で、ビットグッドとノーマンはこれが第七修正条項に違反すると主張しました。

巡回裁判所はまた、料金の裁定を取り消し、料金問題を地方裁判所に差し戻し再検討させました。