商標法執行により米国の管轄下にあるBVI IP持株会社

第11巡回^{区裁判所は、英領バージン諸島(BVI)に本社を置く知的財産(IP)持株会社に対する商標権侵害および取り消し請求を棄却したジョージア州連邦地方裁判所の判決を覆した。}

巡回裁判所は、地方裁判所が米国における州間義務を自発的に引き受けたため、被告に対して対人管轄権を有すると認定した。

この事件は、 ジキル島州立公園局対ポリグループ・マカオ・リミテッドです。

1988年以来、ジキルアイランド州立公園局はジョージア州ジキルアイランド州立公園でサマーウェーブスウォーターパークを運営しています。1990年、ジキルはSUMMER WAVESの連邦商標登録(登録番号1,593,514)を取得しました。

ジキル島は公園を宣伝し、ウェブサイト 「www.summerwaves.com」を通じて全国にサマーウェーブブランドの商品を販売した。

Polygroup Macauは、BVIで設立および登録された知的財産持株会社です。2015年、Polygroup MacauはSUMMER WAVESの米国商標、登録番号4,862,983を登録しました。SUMMER WAVES 3D、登録番号 5,050,873。SUMMER WAVES ELITE、登録番号 4,862,985、レクリエーション プールおよびプール関連製品に使用します。

2021年、ポリグループ・マカオの法務顧問がジキル・アイランドのドメイン名である summerwaves.com の購入を依頼した後、ジキル・アイランドはポリグループ・マカオがほぼ同一のSUMMER WAVESマークを登録していたことを発見した。ジキル島は商標権侵害とポリグループ・マカオの商標の取り消しを求めて訴訟を起こした。

Polygroupは、連邦民事法第12条(b)(2)に基づく対人管轄権の欠如、または商標取消しの請求を述べなかったこと、連邦民法第12条(b)(6)を理由に却下を申し立てた。

地方裁判所は、Polygroup Macauが自社の商標を使用して米国で製品を販売しておらず、他の関連事業体に販売を許可しただけであるため、米国におけるPolygroupの活動とJekyll Islandの商標権主張との間の「因果関係」は、対人管轄権を支持するには「弱体化」しすぎていると結論付けました。

巡回裁判所はこれに同意せず、対人管轄権は「被告の州内活動と訴訟との間に厳密な因果関係」を必要としないと述べた。

巡回裁判所は、Polygroupが知的財産の実質的なポートフォリオを保護するために意図的に米国法の利点を利用したため、連邦裁判所はPolygroupに「関連する違法行為の責任」を問う可能性があると認定した。

裁判所は次のように指摘しています。

Polygroup Macauは収益を生み出す事業体ではありません。世界中のどこにも顧客販売を行っていません。SUMMER WAVESのマークやその他の商標は、米国の商業または世界の他の場所で使用していません。Polygroup Macauは、米国に製品を直接販売したり、米国に不動産を所有したり、米国に銀行口座を持ち、米国で税金を支払ったりしていません。

しかし、裁判所は、ポリグループ・マカオはポリグループ・アジア・パシフィック・リミテッド(別のBVI企業)の完全子会社であり、消費財の製造・流通を行う関連「ポリグループ」事業体のグループを監督していると述べた。ポリグループの工場と事業は、中国、タイ、ヨーロッパ、米国で15,000人以上の従業員を雇用し、グループは50か国以上で製品を販売しています。

Polygroup Macauは、POLYGROUPの商標を含む、他のPolygroup事業体が使用する知的財産を所有しています。

しかし、ポリグループマカオ

は、SUMMER WAVESの商標を正式にライセンス供与していません。代わりに、マークを保持し、他のPolygroup企業とその顧客が米国で販売される製品にマークを使用することを「許可」または「許可」します。

また

Polygroup Macauは、そのマークを使用した製品のライセンスまたは配布に関する書面または口頭の契約を締結しておらず、その使用に対するロイヤリティを徴収していません。

巡回裁判所は、Polygroup Servicesがインフレータブルプール、プールのおもちゃ、ウォータースライダーなどのSUMMER WAVESブランドの製品を米国で輸入、販売、販売していると説明した。これらの製品は、他のPolygroupメンバー企業から購入します。

コストコ、ウォルマート、ホーム・デポ、アマゾン、ターゲット、マイケルズなどの米国の大手小売業者は、ポリグループ・マカオのSUMMER WAVESマークで数百点の製品を販売している。

裁判所は、ポリグループ・マカオが、知的財産権を行使するための少なくとも4件の訴訟の唯一の原告であることを含め、米国の裁判所で少なくとも34件の特許および商標訴訟の当事者であると指摘した。

巡回裁判所は、ジキル島がポリグループ・マカオに対する管轄権を確立するためには、以下を確立する必要があると指摘した。

• Polygroup Macauは、意図的に米国の法律を利用し、
• ジキル島の主張は、ポリグループ・マカオと米国との接触の少なくとも1つから生じるか、または関連している。

裁判所は次のように指摘しています。

法廷地の州で事業を行うことにより、その法廷地の法律の保護を利用することを選択した企業は、訴訟のリスクなど、特定のリスクを負わなければなりません。

また

裁判所は、非居住者の被告に対して「フォーラム居住者に対する活動を意図的に指示」する、またはフォーラム内の活動から「意図的に利益を得る」非居住者の被告に対して特定の対人管轄権を行使することができます

本件において、裁判所は、Polygroup Macauが以下により米国法の利益と保護を享受していると認定しました。

• USPTOに数十の商標を登録および維持し、米国の裁判所でその権利を行使する。
• 姉妹会社とその顧客が米国で製品を販売するためにこれらの商標を無制限に使用することを「許可」する。そして
• 米国の消費者を明示的にターゲットにしたマーケティングに商標を使用すること。

巡回裁判所は、Polygroup Macauの米国におけるSUMMER WAVESマークの登録とライセンス供与とJekyll Islandの侵害請求との間に「因果関係の弱体化」または「実質的な因果関係」の欠如を理由に、Polygroup Macauに対する対人管轄権を欠いているという地方裁判所の結論を却下しました。

巡回裁判所は、

「フォーラムに居住する、または定期的にビジネスを行っている」当事者との独立企業間の知的財産ライセンス契約でさえ、(管轄権をサポートするための)最小限の連絡先の発見を裏付ける可能性があります。

裁判所はこう結論づけた。

ポリグループ・マカオは、知的財産を保護するために米国法のあらゆる利益を求めていますが、他者の権利を侵害した場合には説明責任を回避するために企業構造を利用しようとしています。しかし、ポリグループ・マカオが米国法を認めているかどうかは、原告または被告としての地位に依存することはできません。そして、同国が「自発的に引き受けた」「州間の義務を回避するために」適正手続き条項を行使することは確かにないかもしれない。

したがって、巡回裁判所は、Polygroup Macauに対する対人管轄権の欠如を理由に地方裁判所の却下を覆し、本案に関するジキル島の請求を検討するために差し戻しました。