特許出願の公開可否を判断する方法

特許出願をすることが決まったら、それを公開するかどうかも検討する必要があります。 出版する、しないの判断には、ビジネスのニーズ、目的、懸念事項によって、戦略的な理由があります。

特許出願が公開される仕組みの骨子

一般に、35 USC §122に基づき、米国特許商標庁（USPTO）に特許出願がなされると、最も早い出願日から18ヶ月の期間を経て特許出願が公開されることになります。 これは、特許出願のファイル全体とそれに付随して提出されたすべての書類が、USPTOがホストする公開特許出願情報検索システム（PAIR）を通じて公に発見・検索可能になることを意味します。 出願人は、1年半前の出願公開を要求することもできます。

また、出版には例外があります。 例えば、出願が放棄された、政府の秘密保持命令の対象である、あるいは出願中でなくなったと判断された場合は、公開されません。 また、仮出願や意匠特許出願は公開されません。 さらに、特許出願人は、特許出願が公開されないようにする意図的、戦略的な方法として、35 USC §122（b）に従い、非公開請求を提出することができます。 非公表請求の資格を得るためには、出願人は、出願に開示された発明が、他の国、または出願から18ヶ月後に出願公開を要求する多国間国際協定に基づく出願の対象になっておらず、今後もそうならないことを証明できることが必要です。 特許出願人が非公開請求書を提出し、その後、他の国で特許出願を行った場合、特許出願人は、国際出願後45日以内にUSPTOに通知しなければならない。

特許出願を公開するメリット

特許出願の公開は、パテント・ポートフォリオに関する他の決定と同様に、特許プロセスをナビゲートするためのツールボックスの中のもう一つのツールです。 このように、特許のライフサイクルの初期段階には、貴社と貴社のビジネスにとって適切であれば、その利点を活用することができます。

• 国際特許ポートフォリオ。上記のように、米国と海外の両方でビジネスを展開している場合、特許出願の公開は単に戦略的な動きというだけでなく、必要な場合もある。 つまり、ある発明を米国で特許出願し、同じ技術や発明を日本でも特許出願したい場合、おそらく日本で多くのビジネスを行っているため、USPTOは米国特許出願を公開することを要求しているのです。
• 他社に気づかせる。特許出願を公開することで、競合他社は、あなたがある分野の技術に取り組んでいることを知ることができます。 これは、似たような分野の競合他社を思いとどまらせることにもつながり、有効です。 公開されると、競合他社や類似分野の特許を狙う他社、USPTOの審査官による特許検索で、あなたの出願が表示されるようになります。
• 仮実施権を最大限に活用する仮に特許を取得した後、出願から特許取得までの間に他者から特許権を侵害された場合、特許出願公開日から遡って侵害行為に対するロイヤルティを受け取ることができる可能性があります。
• 先行技術の一部となる最終的に特許が認められなかったり、放棄したりしても、特許出願が公開されれば、それは先行技術の一部となる。 つまり、USPTOの審査官は、その特許出願資料を用いて、その領域における類似の発明に対する他の第三者の出願を拒絶することができるのです。

守秘義務への配慮。非公表のための配慮

特許出願の公開を控える理由は存在し、機密保持に熱心な特定の企業に大きなインセンティブを与える可能性があります。

• すべての機密を保持する。公開を控えることで、特許が成立するまで、発明の存在や特許出願の書類は機密として扱われます。 企業によっては、特許出願を公開しないことで、競合他社に自社の計画を知られないようにすることができます。
• 先行技術から外れる。特許出願を公開しないことは、先行技術の一部とならないことを意味し、したがって、上記の理由の裏返しとして、USPTOの審査官は、他の特許出願を拒絶する理由としてそれを使用することができないのです。 これは、将来、たまたま似たような技術の特許出願をすることになった場合に、役に立つことがあります。
• 戦略的な操縦性連邦法35 USC §122では、特許出願と一緒に非公開要請を提出した後、非公開要請を取り消すことができますが、その逆の場合は同じ柔軟性を得ることはできません。 つまり、特許出願をした後は、Nonpublication Requestを提出することができない。 これは、特許出願を公開したいと思ったときに、気が変わる可能性があるということであり、国際出願の状況では特に重要なことです。

自分に合った戦略を見極める

各ビジネスはそれぞれ異なり、懸念事項や目標も異なるため、特許出願の公開についてどのような道を選ぶかについて慎重に検討する必要があります。 経験豊富な弁理士が、お客様のビジネス目的に最も適した道を考えるお手伝いをします。