連邦巡回控訴裁判所は特許不公平行為およびUSPTO開示問題に関する要約判決を取り消す
連邦巡回控訴裁判所の2026年2月26日の Global Tubing LLC対Tenaris Coiled Tubes LLC 事件の判決は、特許による不公平な行為請求が要約判決で勝ち取るのが難しいことを改めて示す重要な警示です。この訴訟は、石油・ガス業界で使用されるコイルドチュービング技術に関する特許の審査中に、米国特許商標庁(USPTO)に内部文書を開示しなかった疑惑に関するものでした。
裁判所は、法的に不公平な行為と認定した地方裁判所の判決を取り消し、事件を差し戻してさらなる手続きのために差し戻しました。この意見は、特許審査および特許訴訟における繰り返される2つの問題、すなわちUSPTOへの開示義務と、欺瞞の意図を示すための証明の要求を指摘しています。
背景
この紛争は主に水平油井やガス井で使用されるコイル鋼管に関するものです。1990年代にサウスウェスタン・パイプはCYMAXという焼入れ・焼き入れコイルドチュービング製品を開発しました。焼入れと焼き入れは、強度と耐久性を向上させるために設計された熱処理プロセスです。
2006年、テナリスはサウスウェスタンの資産を取得し、CYMAXの製造プロセスに関する機器や内部文書を含みます。連邦巡回控訴裁判所によると、これらの材料は炭素濃度0.13〜0.17ワットパーセント、降伏強度100 ksiのCYMAXバージョンを開示しました。
数年後、テナリスはBlueCoil製品を開発し、焼入れ・焼き入れコイルドチューブに関する特許を取得しました。その中には米国特許第9,803,256号も含まれます。その後、グローバルチュービングは競合製品としてデュラコイルを発表しました。
不公平な行為の問題は、テナリスが'256特許の審査中に内部のCYMAX文書をUSPTOに開示すべきだったかどうかに集中していました。連邦巡回控訴裁判所は、特許で主張されている炭素範囲が、少なくとも一部はこれらの文書で記述された範囲と重複していることを指摘しました。
起訴中、テナリスはCYMAX関連の製造と試験に関する論文を含む数百件の資料をUSPTOに提出しました。しかし、『256特許』につながった申請書の中にCYMAXの内部文書全文は提出しませんでした。
特許審査官は当初、これらの請求項を明白なものとして却下しました。一般的に、自明性拒否とは、審査者が主張された発明が既に知られているものの予想されるバリエーションであったと信じることを意味します。
これに対し、テナリスは専門家による声明を提出し、CYMAXの炭素化学が主張範囲外であると述べました。連邦巡回控訴裁判所は、この記述は誤りであると指摘しました。なぜなら、両範囲は0.17ワットで重なっていたからです。 %.
記録には専門家の内部コメントも含まれていました。「この文書を開示するのは良い考えかどうかはわかりません。」この発言は後に不公平な行為争いの焦点となりました。
USPTOは、審査官がCYMAXの全文書を手元に持たずに特許を認めました。
その後、関連する申請が別の弁護士によって起訴された際、CYMAXの文書はその事務所に提供されました。意見書によれば、新しい弁護士は文書を開示すべきであり、有効性に影響を与える可能性があると助言しました。
テナリスは後の起訴でCYMAX資料の一部を開示しましたが、当初は数ページを省略していました。この完全なセットは後に関連する特許と関連して申請されました。
市場紛争が発生した後、Global Tubeingは自社のDURACOIL製品が侵害していないとの判決を求める宣言的判決訴訟を提起しました。宣言的判決訴訟は、当事者が訴訟を待つ前に裁判所に法的紛争の解決を求めることを可能にします。
証拠開示の際、テナリスは内部のコミュニケーションを提出し、その中には「開示が良い考えかどうか」についての専門家の発言も含まれていました。その後、グローバル・チュービングは不公平な行為請求を追加しました。
裁判所の判断
地方裁判所は、不公平な行為に関してGlobal Tubingに対して要約判決を下しました。控訴審で連邦巡回控訴裁判所はその判決を撤回しました。
控訴裁判所は、不公平な行為には少なくとも一人の名を挙げた個人が特定の意図で重要な情報を隠していたという明確かつ説得力のある証拠が必要であると説明しました。しかし、要約判決の場合、裁判所は証拠を非動議当事者に有利な視点で評価しなければなりません。
この問題でテナリスが動かなかったため、問題はグローバル・チュービングの実績が強かったかどうかではありませんでした。問題は、記録が合理的な事実認定者が欺瞞の意図以外の何かを推論できる余地を残しているかどうかでした。
連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所がその要約判決基準を適切に適用していないと判断しました。パネルの見解では、その時点で証拠はテナリスに有利に読む必要があり、そうすることで意図に関する実質的事実の真の争いが明らかになった。
結果は実力的な勝利ではなかった。代わりに、不公平な行為の問題は既存の要約判決記録では法的に判断できないため、事件はさらなる手続きのために差し戻されました。
裁判所の判断
- 重要な問題は意図でした。不公平な行為は、単に重大な不作為によって成立するものではありません。挑戦者はUSPTOを誤導する意図的な計画を証明しなければなりません。
- 開示が「良い考え」かどうかに関する内部声明は重要でしたが、要約判決において決定的なものではありませんでした。連邦巡回控訴裁判所は、この発言が相反する推論を支持しうると判断しました。
- 裁判所はまた、専門家がCYMAX情報が他の参照の累積であると信じており、炭素範囲の重複について誤りであって欺瞞的ではなく誤っていたという証言など、テナリスの立場を支持する証拠も指摘しました。
- 要約判決は、裁判所が動かさない当事者に合理的な推論を導くことを求めるため、地方裁判所は裁判やその他の事実認定なしにその意図の問題を解決できません。
特許審査および特許訴訟における実務的な影響
この判決は、特に要約判決段階では不公平な行為の立証が依然として困難であることを思い出させてくれます。記録に損害を与える内部文言が含まれていても、裁判所は証拠が欺瞞の意図の最も合理的な推論を強制するかどうかを問わなければなりません。
特許権者や出願人にとって、この事件は規律ある開示慣行の価値を強調しています。社内の技術資料、買収時に入手したレガシー文書、推薦書提出の有無に関するコミュニケーションは、後々中心的な証拠となることがあります。企業は相続されたファイルを慎重に検討し、善意の開示分析を文書化し、発明者、社内弁護士、外部弁護士が重要な先行技術に関する判断で一致していることを確実にすべきです。
この事件はまた、非公式なメールや技術的なコメントが後から大きく異なる解釈をされるという繰り返しの訴訟リスクも浮き彫りにしています。特許審査に関わるチームは、開示決定に関する内部陳述が後に証拠開示で詳細に検討される可能性があると想定すべきです。
