第一巡回区控訴裁判所、特許過誤請求を復活させ、共同特許訴訟における弁護士・依頼人関係を明確に

BlueRadios, Inc.対Hamilton, Brook, Smith & Reynolds, P.C.事件において、米国第一巡回区控訴裁判所は特許過誤の請求を復活させ、共同特許訴訟において弁護士と依頼人関係が生じる場合を明確にしました。この判決は、技術企業、特許権者、法律事務所にとってより広範な重要な2つの問題、すなわちマサチューセッツ州法の下で法的過誤請求が発生する場合と、弁護士が共有特許問題において複数の当事者に対して義務を負う場合に関わる場合です。

キーテイクアウツ

• 特許医療過誤の請求は、依頼者がいつその被害を知っていたか、または知るべきだったかについて事実上の争いがある場合、早期却下を経ても存続することがあります。
• 特許出願における弁護士-依頼者の関係 は、直接の契約書や直接支払いがなくても、当事者の行動によって生じることがあります。
• 共同開発および共同特許出願の取り決めは 、代表、権限、情報共有、対立手続きを明確に定義すべきです。

背景

コロラド州のワイヤレス技術企業BlueRadiosは、マサチューセッツ州のマイクロディスプレイ会社Kopinと協力し、Golden-iとして知られるヘッドセットプロジェクトを開発しました。彼らの合意では、プロジェクトのために開発された知的財産は共同所有となり、コピンが特許保護の有無および方法を決定し、訴訟費用を負担することになっていました。

コピンは特許業務を担当するためにハミルトン・ブルック・スミス&レイノルズ社を雇いました。第一巡回控訴裁判所によると、同事務所は起訴中に両社と協力し、BlueRadios関連の請求ファイルを開封し、BlueRadiosの関係者から委任状を受け取った。BlueRadiosは後に、同社がKopinに有利な形で申請を修正し、少なくとも1件の申請を通知なしに放棄し、少なくとも1件の終端免責事項をBlueRadiosに知らせずに提出したと主張しました。終端免責事項とは、特許期間を制限したり、特許を他に結びつけて執行力を持たせるための申請のことです。

両者のビジネス関係は2009年に終了しました。数年後、BlueRadiosが潜在的な事業活動や関連訴訟に関連して特許ポートフォリオを見直した際、過誤や関連請求を支持する行為を発見したと主張しました。地方裁判所は法律事務所の主張が時効を過ぎており、BlueRadiosと事務所の間に弁護士と依頼人関係は存在しないと判断し、法律事務所の要約判決を下しました。BlueRadiosは控訴しました。

特許過誤控訴で第一巡回区控訴裁判所が判断したこと

一部は逆に。 第一巡回区控訴裁判所は、BlueRadiosの法的医療過誤請求が要約判決で時期尚早であるとして却下されるべきではなかったと判断しました。マサチューセッツ州のディスカバリー規則によれば、原告が弁護士の行為によって著しい損害を受けたことを知っていたか、合理的に知るべきだった場合に医療過誤請求が発生します。裁判所は、このタイミングの問題が陪審にとって事実関係の争いをもたらすと結論づけました。

恋愛の問題でも逆の立場です。 さらに裁判所は、関連する特許出願作業中にBlueRadiosと事務所との間に法的責任者関係が存在すると判断しました。この点は重要でした。なぜなら、医療過誤の主張はBlueRadiosに専門職の義務が存在しているかどうかに依存していたからです。

一部取り消され、勾留。 第一巡回区控訴裁判所は、地区裁判所の分析に関連する判決を取り消し、事件を差し戻してさらなる手続きのために差し戻しました。実際には、この判決により医療過誤事件は要約判決段階で終わるのではなく、継続されることが認められています。

なぜ裁判所が特許過誤請求を復活させたのか

裁判所は4つの点に焦点を当てました。

• 積み重ねは事実に重点を置くものでした。 記録は、法律上、BlueRadiosが訴訟可能な損害を被ったことを正確にいつ知っていたか、知るべきだったかを裁判所に判断することを許していません。特許審査の技術的性質はその分析において重要でした。
• 婚約書は決定的なものではなかった。 BlueRadiosによる直接の契約書や直接支払いがなかったことは、弁護士と依頼者の関係を損なうものではありませんでした。裁判所は当事者の行動やBlueRadiosが法的支援を求め、受けたかどうかを検討しました。
• 共同特許出願は複数のクライアントに対して義務を生じさせることがあります。 裁判所は、特許出願を含む共通の法的事項に取り組む弁護士は、複数の関連当事者に対して義務を負う可能性があることを強調しました。
• 直接的なやり取りの証拠が重要でした。 裁判所は、BlueRadiosが同事務所と個別にやり取りしたこと、機密情報の開示、委任状の執行、請求範囲に関する請求などの事実に依拠しました。これらの事実は、同事務所が問題となった起訴業務においてBlueRadiosを代理したという結論を支持しました。

この意見は最終的な医療過誤請求の実体的判断を下したものではありません。裁判所は、BlueRadiosが手続きを進めるには十分な理由があり、特にタイミングに関する重要な問題はこの記録で要約判決で解決できないと判断しました。

テクノロジー企業や特許権者が今すべきことは

技術を共同開発する企業にとって、この決定は特許出願の手配を正確に文書化すべきだという有益なリマインダーとなります。一方が特許出願戦略を掌握している場合でも、当事者は弁護士の代理、共有可能な情報、誰が起訴を指示する権限を持つか、そして事業上の利益が分かれた場合の利益相反の処理方法を定めるべきです。

また、公開特許出願だけで自社の利益が守られると考えることも避けるべきです。複雑な起訴記録では、当事者が修正、放棄、発明変更、所有権声明、または最終放棄の法的意義をすぐに理解できないことがあります。内部審査手続きや検察側との明確なコミュニケーションは、特に共同開発の場面では依然として重要です。

法律事務所のリスク管理の観点から、この訴訟は明確な関与条件、利益相反の開示、そして協働知的財産問題において事務所が誰を代表するかに関する書面による指針の価値を強調しています。弁護士が複数の事業参加者と直接やり取りし、それぞれから機密情報を受け取ったり、複数の当事者の委任状の下で行動する場合、裁判所は従来の二国間契約書がなくても義務が存在すると認めることがあります。