連邦巡回控訴裁判所は「弱い」訴訟立場に対する弁護士費用の認定を支持

連邦巡回控訴裁判所は、特許権者の訴訟立場の「実質的弱点」を理由に、連邦地方裁判所が被告に弁護士費用を支払った判決を支持しました。

Hawk Technology Systems, LLCは、複数の動画を同時に視聴することに関する米国特許第10,499,091号を所有しています。

ホークは「非実践団体」(NPE)です。NPEは時に「パテントトロール」と呼ばれます。

エレクトロニック・フロンティア・ファウンデーションが説明したように、

ホーク・テクノロジーLLCは小規模事業者だけでなく(もちろんそういうこともありますが)、学区、市営スタジアム、非営利病院を訴えています。ホークテックは過去9年間で200件以上の連邦訴訟を提起しており、その多くは小規模企業を相手にしています。2014年に主要な特許 RE43,462が失効した後も、ホークは2020年まで訴訟を続けました。

ホークはキャッスル・リテールLLCを特許侵害を主張して訴訟を起こしました。キャッスルはメンフィスに3つのスーパーマーケットを所有しており、複数のカメラ映像を備えたセキュリティ監視システムを持っており、ホークはこれが特許を侵害していると主張しています。

キャッスルは連邦民事訴訟規則12(b)(6)に基づきホークの訴えを却下する動議を提出し、'091特許は35 U.S.C. § 101の下で特許資格がないと主張した。

地方裁判所は、'091特許はビデオの保存および表示という抽象的な概念に向けられており、請求項のいかなる部分もそのアイデアを特許対象となるものに変換していないと判断しました。その後、地方裁判所はキャッスルのホークの訴状棄却の申し立てを認めました。

キャッスルはその後、35 U.S.C. § 285、28 U.S.C. § 1927、および裁判所の固有の権限に基づき、地方裁判所に弁護士費用の請求を申し立てました。

地方裁判所は35 U.S.C. § 285,1に基づき、キャッスルに弁護士費用を認めた。理由は「本件におけるホークの訴訟立場の実質的弱点が例外事件の判断に有利に働く」と判断した。

地方裁判所は、'091特許は推定的に有効であるものの、「表面的には明らかに弱い」と判断しました。

連邦巡回控訴裁が説明するように

地方裁判所は、キャッスルが却下申立てを提出した後、「合理的な当事者にとって[ホーク]の主張が非常に弱いものであることは明白であるべきだった」と判断した。さらに地方裁判所は、ホークの「定型文」訴状は「合理的な訴訟前の調査に明らかに関与しなかった」ことを示していると指摘した。地方裁判所は、ホークが数百件の特許訴訟を提起し和解しており、その中には同じ特許に関わる多数の訴訟が含まれており、ホークの和解交渉の行動は「無礼かつ非専門的」であると指摘した。

しかし、地方裁判所は28 U.S.C. § 1927に基づく弁護士費用の申立てとその固有の権限を認めず、却下しました。

ホークは控訴審で次のように主張しました。

1. 地方裁判所は、訴訟費用に関する「ほぼ全ての書面および証拠資料」を封印し、ホーク判事がキャッスルの申立てに対して弁護を行う能力を損なったため、キャッスルに弁護士費用を支払う裁量権を乱用した。および

2. 地方裁判所は、この事件が35 U.S.C. § 285の下で「例外的」であると判断し、裁量権を乱用しました。

連邦巡回控訴裁判所は、ホークが第一の争点を地方裁判所に提起しなかったことで放棄したと結論付けた。

第二の問題については、連邦巡回控訴裁判所は次のように説明しました

第285条は「例外的な場合には、裁判所が勝訴当事者に合理的な弁護士費用を支払うことができる」と規定しています。35 U.S.C. § 285(強調は強調)。最高裁判所は、例外事件とは「当事者の訴訟立場の実質的な強さ(支配法と事件の事実の両方を考慮したもの)や、事件の不合理な訴訟方法において他と区別されるもの」であると説明しています。

セクション285の調査は一般的に「事実判断に根ざしている」とされています。地方裁判所は弁護士費用を決定し、その判断に際には全体の状況を考慮します。

ここで地方裁判所は、この事件が全般的な状況に基づき例外的であると判断しました。理由は以下の通りです:

1. ホークの「無意味な特許訴訟に関与するパターン」例外的なケース判断に有利に判断された」と述べた。
2. '091年の特許は「表面的には明らかに弱い」とされていました。および
3. ホークの和解交渉の行動は「無礼かつ非専門的」と評されました。

地方裁判所はホークの訴状の「簡潔で定型的」な性質と、キャッスルに対する「特定の主張」が欠けていることを考慮した。

地方裁判所はまた、「ホークが提起した膨大な数の特許訴訟」('091特許を含む多数の訴訟を含む)およびそれらの訴訟における平均和解金額も検討しました。

これらの考慮に基づき、連邦巡回控訴裁判所はホークが無意味な特許訴訟のパターンに関与していると認定し、これを「例外的な事例判断を支持する要因の一つ」と見なした。

裁判所は次のように指摘しています。

[A] 特許侵害訴訟を繰り返し提起し、和解を強制する目的だけで訴訟の乱用が繰り返されるパターンは、§285に基づく地方裁判所の例外事件判断に関連しています。

ホークのNPE資格については、連邦巡回控訴裁判所は次のように指摘しました

地方裁判所はまた、Hawkが非実務法人であると認定し、そのような法人がほとんど事業リスクを伴わずに特許訴訟を進めることができると示唆しました。…もしこの一般化が地方裁判所の特別事件認定や無意味な提出の傾向の根拠であるならば、それは誤りです。しかし、私たちは地方裁判所の意見を、ホークが実務または非実務主体としての地位に依拠するのではなく、ホークが過去に訴訟を起こした具体的な証拠に基づいて和解を目指すものと解釈しています。

ホークは、地方裁判所がホークの弁護士による「無礼かつ非専門的」な訴訟行為をホークに帰属させることで裁量権を乱用したと主張した。

連邦巡回控訴裁判所は、この主張は根拠がないと認め、地方裁判所はホークの弁護士からキャッスルの弁護士へのメールをホークの不合理な訴訟行為の証拠として依拠したと述べた。

例えば、ホークの弁護人は、キャッスルが所属する食料品店協会の他の会員を追及するとホークの立場を伝えました。

したがって、連邦巡回控訴裁判所は、状況全体を踏まえて、この事件が第285条の下で例外的であると判断したのは地方裁判所の裁量権の乱用ではないと結論付けた。