統一特許裁判所が差止命令を発令;侵害の責任を負わない取締役
ヨーロッパ統一特許裁判所(UPC)は、標準本質特許(SEP)に関する訴訟で初めて差止命令を出しました。
この事件は Philips対Belkin (ドイツ語原文)です。(判決の英語機械翻訳は こちらで読むことができます。)
UPCは、欧州連合(EU)のすべての加盟国の裁判官が参加する裁判所です。この法律は、EU全域に適用されるユニタリー特許および個々の加盟国によって発行された古典的欧州特許の侵害および有効性について判断します。
UPCの訴訟は他のEU(または米国)裁判所とは異なり比較的迅速に判決が下り、紛争は12〜14ヶ月以内に解決します。また、他のEU裁判所(または米国)よりもUPCでの訴訟費用が一般的に安いです。UPCはまた、敗者に対して当選者の費用の一部を少なくとも支払うことを求めています。
本件では、フィリップスはベルキンGmbH、ベルキン・インターナショナル社、ベルキン・リミテッド、ベルキン社、ベルキン社の2名の取締役、そしてUPCミュンヘン地方支部のベルキンのマネージングディレクター1名を、欧州特許2 867 997号の侵害の疑いで訴えました。
この特許は、携帯型電子機器の充電用誘導電力伝達システムにおける双方向通信および交渉段階に関するもので、「確認」信号の役割も含まれます。
この特許はQiワイヤレス充電規格にとって不可欠と宣言されています。つまり、SEPです。
世界知的財産機関(WIPO)が説明するように、
標準本質特許(SEP)とは、特定の技術標準の実装に不可欠な発明を保護する特許です。これらの標準は、さまざまな企業の製品やサービスの安全性、相互運用性、互換性を確保する上で極めて重要です。
SEPには以下が含まれます:
- Wi-Fi(IEEE 802.11)
- USB(ユニバーサルシリアルバス)
- 高度ビデオ符号化(MPEG-4 パート10/H.264)
WIPOは次のように説明しています。
特許権者が自らの保護された技術的ソリューションを標準に提供すると、SOの知的財産ポリシーに従い、関連する特許を実装者にライセンス供与することを約束します。これは通常、ロイヤリティフリー、またはより一般的には公正・合理的・非差別(FRAND)条件の下で公然とライセンスを提供する約束を意味します。これらの義務は、個々の特許をリストアップしない一般的な性質を持つ場合もあれば、SEP所有者が指定した個別特許や特許ファミリーに限定される場合もあります。
技術標準が採用されると、SEP所有者は一般的にFRAND条件の下で実装者に対してSEPをライセンスする責任を負います。
国際法経済センターが詳述するように、
標準本質特許(SEP)は、知的財産の二重性、すなわち国内外の性質を体現しています。標準はグローバルな規模を持ちますが、特許は地域的な権利を付与するため、その実施は地理的に制約されます。技術標準は戦略的なツールであるため、各国は技術的リーダーシップを確保することを優先した国家標準戦略を策定しています。予想通り、SEPは地政学的な問題となり、国際的緊張の重要な要因となっています。
本件では、フィリップスは差し止め命令、損害賠償請求、開示、製品リコールを求めました。
UPCA第63条の下で、
特許侵害と判断された場合、[UPC]は侵害者の継続を禁止することを目的とした差止命令を出すことができます。また、第三者が特許を侵害するためにサービスを利用している仲介者に対しても差止命令を出すことができます。
ベルキンは特許の取り消しを求めて反訴しました。
ミュンヘンの裁判所は、ベルキンが侵害したと認め、取締役たちもまた、侵害者としてではなく、UPCA第63条第1項に基づく仲介者として責任を負うと判断しました。
ミュンヘン裁判所は、スウェーデン、ベルギー、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、フィンランド、オーストリアでベルキンに対し、行為の控えと中止、情報提供、損害賠償の支払いを命じる恒久的な差止命令を発しました。
裁判所はベルキンにフィリップスを提供させるよう命じました
損害賠償の計算に関連する情報には、Belkinの侵害製品の出所および流通経路、Belkinのサプライヤーおよび商業顧客の氏名と住所、納入・受領・注文された製品の数量、および該当製品の支払い価格が含まれます。
数か月後、ベルキンは16箱に分かれた紙の情報を提出した。
フィリップスは情報が電子的に提供されておらず、分析が不可能だと不満を述べました。しかし裁判所は、フィリップスが当初電子形式で要請していなかったため、紙で提供した情報に対して適用される罰則はないと判断しました。
UPC控訴裁判所(CoA)は、問題となった特許が有効であると確認しました。
しかし、CoAはミュンヘンの決定を覆し、取締役に対する訴えを却下しました。
WIPOの報告によると、
「侵害者」とは、侵害行為を自ら行わないが、第三者がその侵害行為の扇動者、共犯者、または共犯者であるため、その行為に帰属する者も指す。
CoAは、単にマネージングディレクターの地位にあるだけで、必ずしもその人が会社の特許侵害の扇動者、共犯者、または共犯者であることを意味するわけではないと認定しました。代わりに、取締役が通常の取締役の義務を超えて責任を負う必要があります。例えば、取締役が会社を利用して侵害を行った場合、あるいは会社が侵害していることを知りながらそれを止めなかった場合などです。
また
例えば、マネージングディレクターがこの件について法的助言を求めたとします。その場合、第一審裁判所が会社の特許侵害を認める判決を下すまで、その助言に頼ることが一般的です。
また、是正措置には差止命令が含まれることがあり、侵害者がそのような措置が不釣り合いであることを示す責任がある、または侵害製品を非侵害とすることがあると述べました。CoAはベルキンがこれをやっていないと判断した。
米国連邦裁判所と比べて、UPCの裁判官は特許事件における差止命令の有無を判断する裁量権がより大きいです。例えば、UPCの裁判官は特許権者が取り返しのつかない損害を被ると認定する必要はなく、差し止め命令を出す必要があります。比較すると、他のEU裁判所は自動差止命令を出す権限を持っています。
UPCの決定は主に加盟国内でのみ拘束力を持ちます。しかし、UPCの決定は他の法域(米国を含む)に影響を与え、世界的なライセンス交渉における影響力を生み出す可能性があります。
また、UPCが加盟国に所在する会社に対して適切な管轄権と管轄権を有している場合、そのような場合の差止命令は、侵害行為がどこで行われたか、または将来起こりうるかにかかわらず、たとえその活動がEU外であっても、その会社に対して拘束力を持つ可能性があります。
