特許ライセンサーは、特許の有効性に対する異議申し立てを防ぐことができます。

2007年、米国最高裁は、特許ライセンシーが特許ライセンスに違反することなく特許の有効性に異議を唱えることができるという判決を下しました。

MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. は、当時出願中であった特許出願について特許ライセンス契約を締結していた2つの当事者間の紛争を扱ったものです。

ジェネンテックは、メディミューンが製造したシナジスはジェネンテックのカビリーII特許の対象となり、メディミューンは契約に基づきロイヤルティを支払う義務があると主張しました。 メディミューンは、この特許は無効であり行使できないこと、またシナジスは特許の請求項を侵害していないことから、ロイヤリティは発生しないと考えていましたが、抗議の上ロイヤリティを支払い、宣言的救済のための訴訟を起こしました。

この裁判の憲法上の争点は、ジェネンテックがライセンスに基づくロイヤルティを支払い続ける限り訴えられる危険性がないため、裁判所に管轄権を行使させる活発な「事件または論争」が存在したかどうかということであった。

ジェネンテックの主張

両当事者が1997年のライセンス契約を締結した際に、この紛争を事実上解決したこと。 このような契約を結んだ場合、ライセンシーは、ロイヤルティを支払い続け、対象特許に異議を唱えない限り、侵害訴訟から免れる保険契約を本質的に購入したことになると、彼らは主張する。 特許権者との契約を解除することなく、特許の有効性に異議を唱えることを許可すると、ライセンシーは免責を享受しながら訴訟を起こし続けることができ、その排除は特許権者の見返りの一部となります。

裁判所は、「無効とされていない特許のロイヤリティを支払うことを約束しても、その特許が無効であるとの判断を求めないことを約束したことにはならない」と判断し、同意しなかった。

これにより、特許権者は "have the cake and eat it too"（自分たちのケーキを食べること）が可能になるのです。 ライセンス料を支払うことで、特許侵害のクレームから免れ、3倍賠償の裁定や製品の販売差し止めのリスクを回避することができます。 保護される一方で、特許の有効性、つまりロイヤリティの支払い義務に異議を唱える訴訟を起こすことができるのです。

この盾と剣のシナリオを阻止するため、特許権者はしばしば、ライセンスに以下のような「挑戦禁止」の文言を盛り込む。

パテントチャレンジのための終了。 ライセンシーまたはその関連会社が、特許の有効性、特許性、執行可能性、範囲、または非侵害について、裁判所の訴訟もしくは手続、または特許庁において異議を唱えた場合、または特許の再審査を開始した場合、または第三者が上記の活動を行うことを支援した場合（それぞれ「挑戦」）、ライセンサーは本契約を直ちに終了する権利を有するものとします。

最近の法律評論の記事によると、"裁判所がこれらの「チャレンジ条項」を執行すべきかどうかに関して、かなりの議論が起こっている "という。この論文は、このような条項は反トラスト法に違反する可能性があると結論付けているが、まだそのように判断した裁判所はない。

実際、最近の連邦裁判所の判決では、このような条項が支持されています。 で Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. v. Noble Corp. Plc裁判所は、この条項は「明確かつ曖昧さのない権利放棄」として強制力を持つと判断しました。

したがって、とりあえずは、「ノー・チャレンジ」条項は、ライセンサーに対して特許異議申立からの保護を提供することができる。