非常に単純」では不十分な場合：特許の自明性の証明
米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、通信ネットワーキング特許の有効性を支持した特許商標審判部（PTABまたはBoard）の決定を支持した。裁判所は、先行技術文献を組み合わせることは当業者にとって「非常に簡単」であるという相手方の専門家の証言は、そのような人がそのような組み合わせを作ることに成功する合理的な可能性を有すると判断するための信頼できる根拠にはならないとし、審査会に同意した。
このケースはジュニパーネットワークス対Correct Transmission, LLC..
Correct Transmission社は、'465号特許と'150号特許を所有しており、両特許は、通信ネットワークの障害から保護するための通信ネットワークの改良に関するものである。
裁判所が説明したとおりです。
特許は、ネットワーク内のプライマリ・コア・ノード（すなわちデータ通信デバイス）ごとに、「1つ以上のスタンバイ・コア・ノード」を持つことを説明している。... "[I]プライマリ・コア・ノードが故障した場合、ネットワーク内の残りのノードは、故障したプライマリ・コア・ノードからのすべての接続を対応するスタンバイ・コア・ノードにリダイレクトするだけである。"...
同仕様書では、プライマリ・ノードとスタンバイ・ノードのフォワーディング・テーブル（各ノードの既知アドレスのデータベース）は、スタンバイ・ノードのフォワーディング・テーブルをプライマリ・ノードのすべてのアドレスで更新し続けるために、「（単純な）通信プロトコル」を使用して定期的に同期させることができると説明されている。...こうすることで、プライマリ・コア・ノードに障害が発生した場合、スタンバイ・コア・ノードは、最後の更新後にプライマリ・コア・ノードによって学習されたものを除き、プライマリ・コア・ノードと同じアドレスをすべて知ることができる。スタンバイ・コア・ノードは対応するプライマリ・コア・ノードと同じ接続を持つため、ネットワーク・トポロジーに変更がなくても、ネットワーク内の他のノードがシームレスに接続することができる。
ジュニパー社は、特許の一部のクレームは先行技術の組み合わせに対して自明であるとして特許不許可と主張した。
例えば、こんな感じです。
ジュニパーは、KuoとCaseyは、プライマリとバックアップの仮想ブリッジ間でフォワーディングテーブルを定期的に同期させるという制限を除き、請求項1のすべての制限を個別に記載していると主張した。ジュニパー社は、転送テーブルを定期的に同期させるという「Balakrishnanの教示を考慮すれば、このような定期的な同期は[the skilled artisan] 」、あるいは「当該技術分野で一般的に知られていることと組み合わせれば」自明であったと主張した。
審査委員会は、先行技術には特許機能が開示されており、ジュニパー社はその機能を組み合わせる動機の証拠を示していると判断した。しかし、審査会は、ジュニパー社が「[Casey or] Kuo[with Balakrishnan] を変更して転送テーブルを定期的に同期させることに成功するという合理的な期待」を示していないと結論づけた。
米国知的財産法協会 米国知的財産法協会が説明している、
[an] 、発明が新規であると判断されたとしても、特許を受けるためには非自明性の要件も満たさなければならない。非自明性のテストは35 U.S.C.第103条に概説されており、先行技術で既に知られているものから取るに足らない逸脱を行うだけの発明に対して特許が付与されるのを防ぐことを目的としている。つ以上の先行技術文献の組み合わせが同じ発明を教示する場合、発明はこのテストに不合格となる。自明性テストは、多くの場合、文献の組み合わせを含むので、審査官は、関連分野の当業者であれば、(1)そのような組み合わせを行う動機付けがあったであろうこと、および、(2)クレームされた発明に到達する成功の合理的な期待があったであろうことを証明しなければならない。
特許 クレーム発明特許請求された発明は、その発明が特許請求されたものであるにもかかわらず、特許を受けることができない。 特許請求される発明請求される発明が第102条に規定されるように同一に開示されていないにもかかわらず クレームされた発明クレームされた発明と先行技術との相違点が クレームされた発明全体として出願日前に自明であったであろう場合 有効出願日特許請求の範囲に記載された発明の請求項に係る発明 特許請求の範囲に記載された発明が属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、特許請求の範囲に記載された発明全体が出願日の前に自明であった。請求項に係る発明 に係るものである。
米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は最近、 Sisvel v. TCT Mobile and Honeywell 事件 （同じく通信ネットワークが関係）において 、「成功の合理的期待」テストを取り上げ 、 「成功の期待は合理的であればよく、絶対的である必要はない」と 指摘した 。
また、シスベルの裁判所は、「技術分野によって、成功の "合理的な "期待を構成するものに違いがあるかもしれないが、そのような違いは決定的なものではない。
シスベルの裁判所は、「（解決策が）機能するという数学的確実性は必要ない」と述べた。
審査委員会は、先行技術文献の組み合わせに関するジュニパー社の専門家の証言は結論ありきのものであり、信用できないと判断した。
裁判所は言った、
確かに、参考文献の組み合わせが困難であるとか、多大な労力を要するという証言は、それだけで成功への合理的な期待の欠如を立証するものではない。このような認定には、組み合わせを作成することがPOSA（[person of ordinary skill in the art] ）の技術レベルを超えているか、予測不可能な結果につながることを示す証拠も必要である。
[合理的な成功の見込みがある組み合わせの作成が可能であることを証明することは、ジュニパー社の責任であった。
ジュニパー社はPTABによる2つの決定を不服として控訴した。
同裁判所は、過去の判例において、あるソフトウェアの改造が「簡単」で「単純」であるとする専門家の証言は、成功の合理的な期待を立証するのに十分であると判断したことを指摘した。しかし、その前例では、専門家の証言が結論ありきのものであるとか、信用できないとかいう異議はなく、専門家の証言は反証されていなかった。
今回のケースでは、ジュニパー社の専門家の証拠に、Correct Transmission社の専門家が異議を唱えた。
裁判所は理事会に同意し、次のように述べた。
成功への合理的な期待を立証するのはジュニパー社の責任であり、ジュニパー社は、組み合わせが単純であったという以外の理論を提示しなかった。我々は、[Correct Transmission’s expert’s] の証言を信用し、ジュニパー社の理論を却下した審査会の決定は、実質的な証拠に裏付けられており、ジュニパー社が成功への合理的な期待を立証していなかったと結論づけたことは誤りではなかったと結論づける。
従って、裁判所は、争点となっている特許のクレームは非自明であるとした審査会の決定を支持した。
