連邦巡回控訴裁判所、PTABの結合動機に関する決定を無効と
連邦巡回控訴裁判所は、特許審判部(PTABまたは委員会)の決定を 無効と し、パロアルトネットワークスがCentripetal Networksの特許の特定のクレームが自明として特許性がないことを立証できなかったと認定しました。
裁判所は、PTABが分析を組み合わせる動機に関連して、その推論を適切に説明しなかったことで誤りを犯したと述べました。
Palo Alto Networks, Inc.(以下「PAN」)は、Centripetal Networks, LLC(以下「Centripetal」)の米国特許第10,530,903号(以下「903特許」)の請求項1〜18の当事者系レビュー(IPR)の 申 立てに成功し、先行技術文献に基づく自明性に対する特許性がないと主張しました。
裁判所が指摘したように、「自明性は、根本的な事実問題を伴う法律の問題である...」。
また、
自明性のテストはそうではありません。 。 。クレームされた発明は、参考文献のいずれかまたはすべてで明示的に示唆されなければならないこと。むしろ、このテストは、参考文献の結合された教えが、その技術の通常のスキルを持つ人々に示唆したであろうものです。
さらに、提案された発明の要素が複数の先行技術の情報源に見出される場合、「熟練した職人がクレームされた発明を行うためには、さまざまな先行技術の参照を組み合わせる動機が存在しなければならない」。
そして、「熟練した職人が参考文献を組み合わせる動機があったかどうか」は、「実質的な証拠のために検討された事実の問題」である。
米国特許商標庁(USPTO)は次のように 説明しています。
拒絶を提起する場合、事務局の職員は、 MPEP § 2141 および § 2143 で説明されているように、引き続き適切な事実認定を行い、請求された発明が関連する時点で当業者にとって明らかであった理由について合理的な説明を提供しなければならない。この説明要件は、事務局の職員が常識や通常の創意工夫に適切に依存できる状況でも残ります。
自明性の結論を支持する理論的根拠の例としては、既知の方法に従って先行技術要素を組み合わせて予測可能な結果をもたらすことが含まれます。
'903特許は、「通信ネットワークにおけるパケットの相関」と題され、次のような「コンピューティングシステム」を開示しています。
- 「ネットワークデバイスが最初のネットワークにあるホストから受信したパケットを特定する」
- 「ネットワークデバイスが受信したパケットに対応するログエントリを生成する」
- 「ネットワークデバイスによって第2のネットワークにあるホストに送信されたパケットを特定する」
- 「ネットワークデバイスによって送信されたパケットに対応するログエントリを生成する」、および
- 「ネットワークデバイスによって送信されたパケットを、ネットワークデバイスによって受信されたパケットと関連付けます。」
PANのIPR請願書には、米国特許出願公開第2014/0280778号(以下「Paxton」)および米国特許第8,413,238号(以下「Sutton」)に対して、米国特許第8,219,675号(以下「Ivershen」)に照らして、クレーム1から18が自明であったと主張し、特許性がないという1つの根拠が含まれていました。
Paxtonは「トランスレーショナル境界を越えたネットワークパケットの追跡」と題されており、「一般的にネットワークパケットの識別、特にネットワークパケットがネットワークアドレス変換(NAT)を実行する境界を通過する際のネットワークパケットのIDの決定に関連しています」。
Suttonは、「悪意のあるアクティビティを特定するためのダークネットアクセスの監視」というタイトルで、「ダークネットアドレスへのアクセス試行に基づく潜在的に悪意のあるアクティビティの特定に関連しています」。
PANによると、
[当業者であれば]Paxtonのコンピューティングシステムを変更して、相関関係の後に、悪意のある活動に関与するデバイスの管理者に通知するように動機づけられたであろう。パケットフィルタリングデバイスにプロビジョニングされるルールを生成します。 。 。そして、ホストデバイスの将来のパケット通信を識別し、フィルタリングし、および/またはブロックするために使用されます。 . . .
委員会は、「評価されなければならない議論は、サットンによって修正されたパクストンが、相関関係に応答する暗唱された送信を教えたかどうかである」と説明した。
裁判所によれば、PTABは主張された組み合わせを正しく特定した:「パケットがダークネットアドレスとの間で通信されたものとして検出される(境界後)」、そこでは「パクストンはパケットを送受信するホストを識別する能力を開示する(境界前)」、そして「サットンは、その識別を管理者に知らせること、および/または将来のパケットを特定またはドロップしてさらなる悪意のある通信を防ぐためのルールを実装することを教える」という組み合わせである。
審判部は、PANは「クレーム1が自明であったであろうという証拠の優越性によって立証するのに十分な議論と証拠を提供していなかった」と結論付けた。
両当事者は、PTABがPaxtonとSuttonの先行技術を組み合わせる動機を見つけたかどうか、また、PTABが先行技術の参照間に「必要な橋渡し」が欠けていると述べたとき、委員会が何を意味したかについて意見が分かれました。
連邦巡回控訴裁判所の判例の下では、PTABは「争点となった場合、結合する動機を認定しなければならない」とされています。
USPTO が説明しているように、先行技術要素の組み合わせに基づく特許請求を拒絶するには、特許庁の職員は次のことを明確にする必要があります。
- 先行技術が請求された各要素を含んでいたという認定、必ずしも単一の先行技術文献には含まれていないが、クレームされた発明と先行技術との間の唯一の違いは、単一の先行技術文献における要素の実際の組み合わせの欠如である、と認定するステップと、
- 当業者の1つが、既知の方法によって主張されているように要素を組み合わせることができ、組み合わせて、各要素は単に別々に行うのと同じ機能を実行するだけであるという発見;
- 当業者の1人が、組み合わせの結果が予測可能であることを認識していたであろうという発見。
- Graham [Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)]に基づく追加の調査結果が何であれ、検討中の事件の事実を考慮すると、自明性の結論を説明するために必要かもしれない。
裁判所によると、
組み合わせる動機を特定するには、「厳格で強制的な公式になる必要はない」が、[委員会]は、[当業者]が先行技術の参照を組み合わせる理由を明確にしなければならない。もし委員会が[参考文献]を組み合わせる動機がなかったと認めるならば、適切な説明を伴ってそのことを明示的に述べなければならない。
裁判所は、PTABがこの認定を行い、「必要なブリッジ」が何を意味するのかを説明しなかったと判断しました。
裁判所によると、取締役会は
当業者が、PANによって提案されたように、悪意ある活動の通知を送信するサットンのステップをパクストンの相関ステップの後に追加することによって、パクストンを改変する動機があったかどうかについて明確な認定をしたことは一度もなかった。
したがって、裁判所は、「委員会は、結合の動機に関する証拠と議論に対処しず、その調査結果について適切な説明を提供しなかったことで誤りを犯した」と述べました。
さらに、裁判所は、委員会が「サットンによって修正されたパクストンが、相関関係に応答する暗唱された送信を教えたかどうか」を解決できなかったと述べた。
