複数色のパッケージデザインは、差別化・商標登録ができる
米連邦巡回控訴裁はこのほど、製品パッケージの複数色のグラデーションに商標保護を認めなかった米国特許商標庁の判決（In re Forney Industries, Inc., Case No.2019-1073 (Fed. Cir. April 8, 2020)）を覆した。 連邦巡回控訴裁は、この判決を下すにあたり、"カラーデザインの特徴 "に応じて色彩の商標保護が認められるとした最高裁判例に依拠していたのである。
消費者にとっての「色」とは？
製品における色の使い方を考えるには、まず、その色がどのように使われているかを考える必要があります。 純粋に製品そのものの美観のために使われているのでしょうか？ お菓子やソーダの味など、商品の具体的な特徴を伝えるために使われているのでしょうか？ アウトドアウェアなら迷彩柄、救命胴衣なら水中で目立つネオンオレンジなど、何か他に実用的な目的があるのでしょうか？ それとも、ブランドを識別するための色なのでしょうか？ 商標登録が可能なのは、最後の部分だけです。 ティファニーブルーやクリスチャン・ルブタンの赤い靴底など、お客様がすぐにその会社を思い浮かべるほど、ブランドとの結びつきが強い配色を考えてみてください。 すべての商標保護の分析と同様に、カラーデザインがブランドに関連してどれだけ特徴的であるかに帰結します。 基本的には、提案された商標が、顧客に対して、どれだけ強い印象を与え、ブランドと連想させるかが問われるのである。
多色刷り標章に関するUSPTOフォーニー判決について
[atop]Forney Industries, Inc.は金属加工会社であり、当初、様々な溶接および機械加工商品の「パッケージおよび/またはラベルにある、赤色にフェードインする黄色の...黒一色のストライプ」からなる商標を出願していた。 問題は、このカラーマークがどの程度特徴的であるかということでした。 商標権を否定された根拠は2つある。(1) 多色刷り商標はそれ自体では識別力を持ち得ず、後天的識別力または二次的意味の証明を示して初めて登録されるとする立場。 これは、長期にわたる露出や広告を通じて、顧客がマークと企業を関連付けるようになった場合に示すことができる。
(2） 複数色を使用した商品パッケージのマークは、周囲の形状や枠が明確でないと十分な識別力が得られない。
カラーマークと消費者が感じるブランドとの関連性
しかし、多色刷り商標の分析は、出所である製品ブランドが消費者にどれだけ結びつき得るかに基づくべきであり、これらの主張はいずれも失敗に終わった。 色彩設計が識別性や商標性を有しないとする最高裁判決もなく、同様に色彩設計が識別性の閾値を満たすために周辺形状や縁取りを必要とするとする判例もない。 さらに、多色使いが単に製品の一部ではなく、パッケージに施されていることは、それが単なる美観や商標登録には不十分な他の理由ではなく、その製品がどのブランドと結びついているかを消費者に知らせるためのトレードドレスの一部であることの証明になります。
連邦巡回控訴裁が提供するカラー商標の適切な分析要素
連邦巡回控訴裁は差し戻しを行い、Seabrook Foods, Inc. v. BarWell Foods Ltd.の事件で列挙された、Forneyの事実を分析するために使用する代替要因を指 摘した。
(1) トレードドレスが「共通」の基本的な形状またはデザインであるかどうか。
(2)特定分野でのユニークさ、珍しさの有無。
(3) 商品のドレスまたは装飾として公衆に見られる特定のクラスの商品のための装飾の一般的に採用され、よく知られている形式の単なる改良であるかどうか。
(4) 付随する言葉とは異なる商業的印象を与えることが可能かどうか。
上記の要素はいずれも、顧客がカラーマークを見て、特定の出所、特定の会社のトレードドレスと連想できるかどうかを判断するための様々な方法である。 このデザインは、単なる「カラーマーク」や「コモン」ではなく、実は原産地を示すシンボルでもあるのです。 また、フォーニー社は「赤、黄、黒の色の使用を先取りする」つもりはなく、特定のデザインやパターンに配置されたものを保護したいと考えています。 さらに、この特別なマークについては、印象を支配するのはいかなる言葉でもなく、視覚的な描写である。 裁判所は、これらの適用要素に基づいて判断すると、標章は、消費者に商品の出所を伝えるのに十分な識別力を有すると判断した。
複数のカラーマークを保護されたトレードドレスの一部として使用することができます。
フォーニー事件では、多色使いのマークは、商標登録されトレードドレスの一部として認識されるほど特徴的であることが明らかにされました。 Seabrook分析の目的は、「採用された色とその色が作り出すパターンによって作り出される全体的な印象」と、それが消費者に製品の出所を十分に印象付けるかどうかを判断することである。 そのため、商標の修正や更新を考えている企業は、商標の一部として色を組み合わせることがより確実にできるようになったのです。 カラーマークが正式な商標として保護されるかどうかを分析することができる商標弁護士に相談することは、常に良い方法です。 ただし、色が主に美的目的、実用的目的、または出所を示すにはあまりに一般的な方法で使用されている場合は、常にマークとして使用することに注意が必要である。
