米連邦巡回控訴裁判所、電子タバコ特許の異議申し立てでフィリップ・モリス社に不利な判決

米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、R.J.レイノルズの電子タバコ特許を覆そうとしたタバコ会社フィリップ・モリスに対する特許審判部（PTABまたはBoard）の裁定を支持した。

この特許は一般的に、両社が競合する市場である電子タバコを含むタバコ喫煙具に関するものである。

フィリップ・モリス社はレイノルズ社の特許のいくつかのクレームに対して当事者間審査（IPR）を申し立てた。

フィリップ・モリス社は、レイノルズ特許の一部のクレームは先行技術（Hon[a Chinese patent] 、Whittemore[a US patent] ）に照らして自明であり、特許にならないと主張した。

レイノルズ社は、当業者であればホン社の発熱体をウィッテモア社の芯と発熱線に交換しただろうと主張した。

PTABは、レイノルズ社がホン社の暖房効率に改善が必要であることを示さなかったと判断した。 審査委員会は、当業者であればフィリップ・モリス社が提案した方法でホンを簡略化する動機があっただろうというフィリップ・モリス社の主張は説得力がないと判断した。

フィリップ・モリス社は、(1)先の関連IPR決定の理由と矛盾していること、(2)審査会の結合動機分析に法的誤りがあること、(3)その他、決定が実質的な証拠に裏付けられていないことを理由に、審査会の決定を恣意的かつ気まぐれであるとして上訴した。

先のIPRでは、裁判所が指摘したとおりである。

審査会で争点となったのは、当業者がホン社の発熱体をウィッテモア社の芯と発熱線に置き換えたかどうかであった。 特許権者の包括的な主張は、当業者であればホン氏とウィッテモア氏を組み合わせることはなかっただろうというものである。

しかし、同審議会は、Hon社のアトマイザー全体をWhittemore社のウィックとヒーティングワイヤーに置き換えることが明白で単純な置換であるとまでは判断しなかった。

これに対して裁判所は、現在の知的財産権訴訟では、次のように述べた。

審査会で争点となったのは、当業者がホン社のアトマイザー全体をウィッテモア社のウィックとヒーティングワイヤーに置き換えたかどうかであった。 そのため審査委員会は、専門家の証言が特にこの組み合わせに向けられた、別の組み合わせ理論を分析した。 先のIPRでは、審査会はホン社のアトマイザーを交換することが自明であったとは結論付けていないため、フィリップ・モリス社が今回その責任を果たしていないと結論付けたことは、審査会の恣意的かつ気まぐれな判断ではなかった。

また、裁判所は、フィリップ・モリスの組み合わせ案を却下した審査会の決定を実質的な証拠が裏付けていると結論づけた。なぜなら、審査会は、専門家の証言と、ホンの先行技術を実施した製品に関するレイノルズの分解報告書の独自の分析に合理的に依拠していたからである。

部品表（BOM）とも呼ばれる製品分解は、製品を製造するのに必要なコンポーネント、部品、モジュール、原材料、およびそれらの数量のリストであり、特許侵害を判断するために使用されることが多い。

今年初め、国際貿易委員会（ITC）はフィリップ・モリス社がレイノルズ社の特許を侵害するベイプを米国に輸入することを禁止した。

フィリップ・モリス社もこの訴訟で連邦巡回控訴裁判所に控訴し、裁判所は、レイノルズ社の特許の特定のクレームを侵害するタバコ製品の輸入・販売を通じて、フィリップ・モリス社が1930年関税法第337条（合衆国法典第19編第1337条）に違反したと認定した。