米連邦巡回控訴裁判所、特許出願の内部矛盾に関する判決を下す

米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、矛盾するクレーム限定を持つ特許クレームと、第一の限定を狭める第二の限定を持つ特許クレームとを区別し、連邦地裁による不定性判断を取り消した。

この事件は マクセル対アンペレックス .

裁判所はこう説明している、

マクセル社は米国特許第9,077,035号を所有しており、同特許は充電式リチウムイオン電池について記載し、特許請求している。 アンペレックス・テクノロジー社はリチウムイオン電池のメーカーである。 現在統合されている2つの訴訟において、マクセル社は侵害を主張し、アンペレックス社は'035特許のクレームの有効性を争った。 '035特許の特許請求の範囲には、遷移金属元素M1を含む式で表される少なくとも2つのリチウム含有遷移金属酸化物が要求されており、ここで関連するように、特許請求の範囲の2つの限定には、その元素の要件が記載されている。 連邦地裁は、M1を定義するクレームの文言は、2つの限定事項が互いに矛盾しているとして、不定であるとした。

合衆国法典第35編第112条に基づき、特許明細書は「出願人が自己の発明と見なす主題を特に指摘し、明確に主張する1つ以上の請求項で締めくくられなければならない」と規定されている。

特に指摘し、明確に主張する」という要件を満たさない特許請求の範囲は、明確性がないとして無効となる。 また、「特許請求の範囲を、特許を定義する明細書と審査経過に照らして読んでも、当業者に発明の範囲を合理的な確実性をもって知らせることができない」場合、その特許請求の範囲は不明確である。

この事件では、連邦地裁は次のような判断に基づいて無期限の結論を下した。

特許請求の範囲の最初の部分は、特許請求の範囲に記載された化合物中に[cobalt] が必ずしも必要でないマルカッシュグループを記載しているのに対し、特許請求の範囲の2番目の部分は、[cobalt] が必ず必要であると記載している」という点で、「[claim 1] の平易な文言は矛盾を含んでいる」。 ある要素がオプションであると同時に必須であるというのは、表面上は矛盾している。

米国特許商標庁（USPTO）の説明によれば、「"Markush "クレームは、代替的に使用可能な部材のリストを記載する」--例えば、次のようなものである。

からなる群から選択される少なくとも1つのユニット。 (i）透析液調製ユニット、 (ii) 透析液循環ユニット、 (iii）限外濾過除去ユニット、および (iv)透析液モニターユニットと、それに操作可能に接続されたユーザー/マシンインターフェース。

マークシュ・グループ分けは、あるグループの構成員が構造的な類似性と共通の用途を共有していれば適切である。

地裁によれば、「ある要素が同時に任意であり、かつ必須であることは、その表面上矛盾している」。

CAFCは、「クレームの矛盾が明確性をもたらさないから」ではなく、「本件で争点となっているクレームの文言には矛盾がない」という理由で、これに同意しなかった。

裁判所はこう説明した、

M1に関する2つの限定事項のうち最初の限定事項[c]は、遷移金属元素が特許請求の範囲に含まれるために満たさなければならない1つの要件を示している。 争点となっている2つ目の制限（制限[f]）には、2つ目の要件が示されている：遷移金属元素は、コバルトを30％～100％モル含有しなければならない。 遷移金属元素が両方の条件を満たすことは完全に可能である。 したがって、この2つの制限は矛盾するものではない。

従って、裁判所は無期限に関する判決を破棄し、さらなる手続きのために問題を差し戻した。