米連邦巡回控訴裁、PTABを覆す：暗号化データは「印刷物」ではない

米連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）は、ストレージおよびデータ処理特許を争点とする当事者間レビュー（IPR）において、特許審判部（PTABまたはBoard）による一連の決定を覆した。

裁判所は、PTABが暗号化された通信を "printed matter doctrine "に基づく印刷物に該当すると誤って解釈したと判断した。

IOENGINE, LLCは、複数のIOENGINE特許の特定のクレームを特許不成立としたPTABの一連の最終決定を不服として上訴した。

被控訴人であるIngenico Inc.は、係争特許のIPRを3回申請していた。

異議申立特許は、祖先、明細書、タイトルを共有している：「トンネリング・クライアント・アクセス・ポイントのための装置、方法およびシステム」。

裁判所はこう述べている、

本明細書は、「高度に安全で、携帯可能で、電力効率の高い記憶装置およびデータ処理装置」（すなわち、特許請求の範囲に記載されている「携帯装置」）であるトンネリング・クライアント・アクセス・ポイント（TCAP）を開示している。 ...TCAPは、アクセス端末（例えば、既存のデスクトップまたはラップトップコンピュータ）に接続することにより、端末の従来のユーザーインターフェースと入出力周辺機器を使用することができ、TCAP自身はストレージ、実行、および／または処理リソースを提供する。 .... これにより、TCAPは、アクセス端末の入出力設備を通してデータを提供し、アクセス端末にデータがなくてもユーザがデータを見ることができるようにすることで、アクセス端末を通してデータを "トンネル "する。 ...TCAPはまた、複雑な周辺機器や入出力設備を必要とすることなく、リモートサーバーにアクセスするために、通信ネットワークを介してアクセス端末を通してデータをトンネリングすることもできる。

異議申立特許はまた、端末と通信するように構成された「携帯機器」（TCAP）を請求している。

IOENGINEは、Iidaとして知られる特許出願がIOENGINEの2つの特許の特定の異議申立クレームを先取りしていると結論づけた審査委員会の判断が誤りであると主張した：

IOENGINEによれば、Iidaの「メニュー」は静的な画像であり、「クリック可能な要素、チェックボックス、ポインターイベント」、「位置フィードバック」、または「関与するための他の方法」がないため、インタラクティブ性を提供しないという理由で、Iidaは審査会の解釈の下でもインタラクティブなユーザーインターフェースを開示していないという。

IOENGINE社はまた、Iida社が問題のクレームを先取りしたと判断するために印刷物の原則を適用したのは誤りであると主張した。

特にIOENGINE社は、PTABが印刷物の原則を誤って適用し、"暗号化された通信 "および "プログラムコード "を記載したクレームの限定に特許性を認めなかったと主張した。

印刷物」という用語は、製造された成形品に印刷された、又は他の方法で関連付けられた情報で、既に先行技術にある他の類似の成形品と区別するものを指す。

裁判所は

以前、FDAのラベルに記載された医薬品の服用方法は印刷物であり、食品と一緒に服用するよう患者に指示するラベルは印刷物であり、DNA検査の方法は印刷物であり、リストバンドに印刷された数字は印刷物であるとした。

裁判所は次のように指摘しています。

当裁判所とその前身は、特定の「印刷物」が米国特許法における特許可能な主題の範囲外であることを長い間認識してきた」。C R Bard Inc. v. AngioDynamics, Inc., 979 F.3d 1372, 1381 (Fed. Cir. 2020) (AstraZeneca LP v. Apotex, Inc., 633 F.3d 1042, 1064 (Fed. Cir. 2010); In re Chatfield, 545 F.2d 152, 157 (CCPA 1976)を引用)。印刷物」は、歴史的には実際の「印刷物」を含むクレーム要素を指したが、今日、この法理は、媒体に関係なく、伝達内容をクレームするあらゆる情報を含むように拡大している。

裁判所は、限定が印刷物の原則の下で特許可能な重みを与えられるべきかどうかを判断するために、2つのテストを適用した。

まず裁判所は、問題の限定が印刷物に向けられたものであるかどうかを判断しなければならない。 限定が印刷物であるのは、それが情報の内容を主張する場合に限られる。

問題の限定が印刷物であると判断された場合のみ、裁判所は第二段階に進み、「それにもかかわらず、印刷物が特許可能な重みを与えられるべきかどうか」を問う。

裁判所は、「クレームされた情報コンテンツが基材と機能的または構造的な関係を有する場合、印刷物はそのような重みを与えられる」と指摘した。

(下地とは、物質が印刷される面のことで、たとえば紙が下地になる)

裁判所は次のように指摘しています。

審査会が印刷物の原則を適用した'969号特許のクレーム4と7は、いずれもクレーム2に依存しており、このクレームでは「携帯機器プロセッサによって実行される第4のプログラムコード［］」が要求されている、 [to be] 通信が通信ネットワークノードに送信されるように構成される。'969特許の請求項4は、"通信ネットワークノードに送信させる通信が、通信ネットワークノードから端末への暗号化通信の送信を容易にする "と述べている。言い換えれば、請求項4は、携帯端末が通信ネットワークノードに通信を送信し、それによって暗号化された通信が端末に送信されることを意図している。審査委員会は、「たとえデータが暗号化された形式であっても、データの送受信以上のものを要求するものはクレームにはない」と判断したため、「『暗号化された通信』という用語は、通信可能なコンテンツ、すなわち印刷物のみを要求している」と判断した。J.A. 151.審査委員会はさらに、クレームには「使用または操作されるデータ」や「暗号化されたデータの送信以上の処理」を要求するものがないため、「暗号化されたデータとそれを伝送する通信との機能的な関係はない」と判断した。同上。したがって、この限定は特許性を有しないと判断した。

しかし、CAFCは、クレームされた「暗号化された通信」が印刷物にあたるとするPTABと見解の相違を示した：

印刷物とは、その伝達内容、すなわち具体的に伝達される内容に対してクレームされるものである。 通信が存在するという事実そのものはコンテンツではなく、コンテンツとは通信が実際に述べている内容である。 また、通信が暗号化されているかどうかといった通信の形態も、コンテンツとはみなされません。 印刷物は、通信行為そのものではなく、通信される内容や情報を含む。

裁判所は、FDAのラベルや上記の他の例が「医療指示や数値のような伝達内容をクレームしている」のとは異なり、本件の暗号化通信は伝達内容をクレームしていないと判断した。 従って、裁判所は、クレームされた「暗号化された通信」は印刷物には当たらないと判断した。