米連邦巡回控訴裁、自明性判断を覆す
CAFCは、PTABの自明性拒絶が "Boardが実際に発動した理由や所見を反映していない "として、特許審判部（PTAB）の判決を覆した。
事件は、In Re Google, LLC, Case No.22-1012 (Fed. Cir. Jan. 9, 2023)である。
Googleは、35 U.S.C. § 103に基づき、米国特許出願第14/628,093号の特定のクレームに対する特許審査官の最終拒絶を確認したPTAB判決を不服として控訴しました。
本願は、インターネット検索クエリの結果をフィルタリングして、ユーザに適した（例えば、年齢に適した）結果のみが表示されるようにする方法を開示している。
裁判所が記述している通りです。
開示された方法によれば、検索クエリの各結果には、関連するコンテンツの適合性を示す「コンテンツ評価クラス」（例えば、「すべての年齢層に適している」）が割り当てられ... そして、検索クエリの「コンテンツ評価スコア」（安全性スコアとも呼ばれる）は、その個々の結果に割り当てられたコンテンツ評価クラスの集合体に基づいて決定されます... そして、コンテンツ評価スコアと所定の閾値とを比較し、どの結果を提示するかを決定する。 例えば、「全年齢向け」のコンテンツ評価クラスが割り当てられた検索結果の割合が、所定の閾値、例えば50％未満である場合、検索クエリは完全にまたは部分的にブロックされ、結果は全くまたは一部のみ表示されることになるかもしれない。
本願では、この閾値を予め設定する方法として、検索クエリの単語数および／または検索クエリ内の個々の単語の長さおよび／または複雑さを用いるなど、複数の方法を開示している。
例えば、検索クエリが一定の単語数を超え、年長の子供や大人によって入力されたことを示唆する場合、"コンテンツが子供に適していることを示すコンテンツ評価のクラスに関連する検索結果の割合（すなわち閾値）は、短い検索クエリの場合よりも比較的低くなり得る "とされています。
この特許出願は、2つの先行技術文献に基づき、35 U.S.C. §103の下で特許請求の範囲が自明であったという理由で拒絶されました。
35 U.S.C. § 103 に基づいています。
の特許を取得しました。 にかかわらず、請求項に係る発明を取得することができない。 請求項に係る発明が102条に規定されるように同一に開示されていない場合、その相違点 請求項に係る発明と先行技術とは、請求項に係る 発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、請求項に係る発明が全体として請求項の有効出願日前に自明であったであろうことを示すようなものである。
「自明性」は、基礎となる事実認定に基づく法律の問題である。 当業者（PHOSITAと略すこともある）が想像した視点に基づいて、何かが「自明」（またはそうでない）であることを示します。 何が "明白 "と見なされるかについては、その分野の専門家がしばしば証言に呼ばれます。
この仮想の熟練者は、特定の技術分野（コンピュータプログラミング、エンジニアリング、化学など）において、その分野の天才でなくても、通常のスキルや知識を有していると考えられます。
通常の技術」という言葉には、決まった定義があるわけではありません。 通常の技術レベルを決定する際に考慮され得る要素には、以下のようなものがあります。
- 発明者の教育水準
- 現場で遭遇する様々な問題。
- これらの問題に対する先行技術による解決策。
- イノベーションのスピードが速いこと。
- 技術の高度化、および
- 現場で活躍する人の教育レベル
のケースで KSR対Teleflex事件 において，米国最高裁のケネディ判事は，"通常の技術を持つ者は，通常の創造性を持つ者でもあり，オートマトンではない "と述べています。
他の判例では、PHOSITAを "common sense "と表現している。
また、KSR事件で最高裁はこう言っている。
特許の主題が明白であることを証明する方法の一つは、特許の請求項に包含される明白な解決策が存在する既知の問題が発明時に存在したことを指摘することである。
Google事件の先行技術文献の1つには、結果のランキングに使用するコンテンツスコアを決定する方法が開示されている。 もう一つは、クエリの長さに基づいて、結果の重要度の評価を付与する方法を開示した。
審査官は、両先行技術文献を組み合わせることは自明であるとして、次のように主張した。
は、クエリ長を決定するためにクエリを分析し、クエリ長を閾値として使用することは、当該技術分野において非常によく知られており、そうすることは、文書を検索するために長いクエリまたは短いクエリに重みを割り当てることをさらに提供することになるであろう。
Googleは、ある文献ではクエリ長依存の関連性スコアが開示されているだけで、"スコアは閾値とは明らかに異なる "と反論しています。
CAFCへの控訴審において、米国特許商標庁（USPTO）は、一方の先行技術文献の閾値を変更して他方の文献が教えるクエリー長を組み込むことを予測可能にする方法は2つしかなく、どちらも試みることは自明であったため、PTABの判断は支持されるべきであると主張した。
しかし、裁判所は、これらの主張は、PTABが実際に発動した理由や知見を反映していないため、PTABの決定を支持することはできないと述べている。
裁判所は、「裁判所は、当局がその行動をとったときに発動した理由に基づいてのみ、当局の行動を支持することができる」と指摘した。
PTABの判断に対する特許庁の特徴に反して、裁判所は次のように述べています。
は、一方の先行技術文献を他方の先行技術文献で修正する方法が2つしかなかったという認定や、これらの修正を試みることが自明であったという示唆には基づいていない。
確かに、裁判所はそう言った。
その決定には、そのような修正をどのように行うかについての議論は全くありません。 確かに、審査会は、PTOが上訴で主張する具体的な修正について議論も示唆もしていない。 これらの事項に関する審査委員会の具体的な調査結果がない場合、我々は控訴審においてPTOの事実に基づく主張を第一審で採用しないことがあります。
従って、裁判所はPTABの決定を取り消し、意見に沿った更なる手続きのために差し戻しました。
