第9巡回区控訴裁判所がTrader Joe'sとユニオンの商標紛争を裁く
第9巡回区控訴裁判所は、食料品店チェーンのトレーダー・ジョーズが一部の従業員を代表する労働組合に対して提起した商標権侵害の請求を、カリフォルニア中央地区裁判所の却下判決を保留している。
この事件は Trader Joe's Co.対Trader Joe's United事件です。
裁判所が説明したとおりです。
本件は、連邦法であるノリス・ラガーディア法(「NLGA」)29 U.S.C. § 101以降の2つの連邦法の交差点に位置し、これは特定の状況下で連邦裁判所が労働紛争において差止命令を出す権限を制限しています。もう一方、商標権者を他者による侵害、希釈、不正競争から保護するランハム法(15 U.S.C. § 1051以降)です。
トレーダー・ジョーズは、1967年から独自のTRADER JOE'Sの名前と商標を商業に使用している全国チェーンの食料品店です。
食料品に加え、トレーダー・ジョーズは再利用可能なトートバッグやその他のブランドグッズなどの商品も店舗で販売しています。
トレーダー・ジョーズは、自社のトートバッグが「非常に大きな消費者の注目を集め、トレーダー・ジョーズにとって貴重なオーガニックマーケティングの源泉となっている」と主張しています。
トレーダー・ジョーズ・ユナイテッド(TJU)は、特定のトレーダー・ジョーズ従業員を代表する労働組合です。TJUは、衣料品、マグカップ、ボタン、再利用可能なトートバッグなど、さまざまな商品を販売・販売するウェブサイトを運営しています。
裁判所が指摘したとおりです。
TJUの一部の商品は、特徴的な書体、独特の赤い色、大文字の文字、そして類似したフォントスタイルなど、トレーダー・ジョーズの商標を使用しているとされています。トレーダー・ジョーズは、TJUの商品が消費者の混乱を引き起こし、商標を希釈する可能性が高いと主張しています。
2023年6月27日、トレーダー・ジョーズはTJUに対し、TJUのウェブサイト上で侵害とされる製品の販売を停止するよう求める差し止め通知を送りました。
TJUはこれを行うつもりはないと答え、同社のランハム法違反の主張は組合結成活動への報復にあたると主張しました。
トレーダー・ジョーズは2023年7月にTJUを提訴し、以下の主張を主張しました:
- 15 U.S.C. §§ 1114–1118、1125に基づく商標侵害;
- 不正競争、虚偽の結社、および15 U.S.C. § 1125(a)に基づく原産地の虚偽指定;
- 15 U.S.C. § 1125(c)に基づく商標希薄化;
- カリフォルニア州ビジネス・職業法典§17200に基づく不正競争;
- およびコモンロー商標権侵害。
トレーダー・ジョーズはTJUに対し、「トレーダー・ジョーズ」というフレーズの使用をやめ、または[TJU]のメッセージを伝達する目的で使用をやめるよう要求しませんでした。
しかし、トレーダー・ジョーズは、TJUが組合のウェブサイト上で商業商品の販売に関連して自社の商標を使用することを差し止める恒久的な差し止めを求めました。トレーダー・ジョーズはまた、すべての侵害商品の破棄と損害賠償の回収を求めました。
TJUは、トレーダー・ジョーズが進行中の労働紛争に対する報復として商標権侵害の訴えを提出したとして、訴状の却下を求めました。
TJUは、トレーダー・ジョーズが全国労働関係委員会(NLRB)が違法な労働慣行を理由に統合訴状を提出してから6日後に組合に対して苦情を提出したことを指摘しました。
TJUは、消費者がTJUのウェブサイトで販売されている商品がトレーダー・ジョーズのスポンサー、推薦、承認を受けていると信じる可能性は全くないと主張しました。
地方裁判所は、TJUの訴状却下の申し立てを認めました。
地方裁判所は、トレーダージョーズとTJUの商標の間にいくつかの違いがあり、トレーダージョーズはTJUのウェブサイトで販売されている多くの商品、例えばボタン、Tシャツ、マグカップを販売していないことを指摘しました。
地方裁判所は、TJUのウェブサイトが明確に労働組合のウェブサイトであることを明記し、Trader Joeの労働慣行を公然と批判しているため、合理的な消費者がこれらの製品の出所について混乱する可能性は低いと結論づけました。
第9巡回区控訴裁判所はこれを覆し、以下の通りの判断を下しました。
- 地方裁判所は、AMF Inc.対Sleekcraft Boats事件(599 F.2d 341, 348–49 (9th Cir. 1979)で示された事実特異的混同可能性テストを適用する際に誤りを犯しました。
- さらに、地方裁判所は、Trader Joe'sに反論の機会を与えず、必要な三要素テストを適用せずに、指名的フェアユースの原則に基づく希釈請求を却下したことも誤りでした。そして
- 地方裁判所は、NLGAが記録や当事者の立場のさらなる発展なしに差止救済を認めることを早期に認めたと結論づけた。
裁判所は、「市場における『合理的に慎重な消費者』が被告の製品の出所について混乱する可能性があるかどうかを判断する際に、 Sleekcraft判決で示された8つの要素を考慮していると指摘しました。
- マークの強さ;
- 商品の近接性;
- マークの類似性;
- 実際の混乱の証拠;
- 使用されるマーケティングチャネル;
- 商品の種類および購入者が行使される注意の度合い;
- 被告がマークを選択する意図;そして
- 製品ラインの拡大の可能性。
ここで地方裁判所は、TJUはTrader Joe'sの商標が強力であると認定し、TJUは異議を唱えませんでした。
第二の要素については、巡回裁判所は地方裁判所が、再利用可能なトートバッグ(両当事者が販売する)だけに焦点を当て、類似した食料品以外のより広いカテゴリーを考慮しなかった点で誤りを認めました。
第三の要素について、裁判所はTrader Joe'sとTJUの商標が著しく類似していると認定しました。
両者の商標における「Trader Joe's」の名前は、大文字で書かれ、同じ赤色、同様にスタイライズされたフォントが使われており、両商標は同心円内に位置しています。
第四の要素として、裁判所は「Trader Joe's トートバッグ」をオンラインで検索する消費者がTJUの商品サイトに誘導され、TJUがTrader Joe'sの商標に得た善意から不当に利益を得ている可能性があると認定しましたが、全体としてはこの要素は中立的であるとしました。
裁判所は、第5要素から第9要素も中立であると判断しました。
地方裁判所は、TJUのTrader Joe'sマークの使用が指名的フェアユースに該当すると認定しました。しかし、巡回裁判所は、TJUが地方裁判所での書面陳述で指名的フェアユースの抗弁を提起しなかったと指摘しました。
したがって、巡回裁判所は、この理由でTrader Joeの商標希釈請求を却下した地方裁判所の判断に誤りがあると判断しました。
