特許庁の誤記による侵害訴訟の棄却
オクラホマ州の連邦裁判所は、米国特許商標庁(USPTOまたはPTO)のタイプミスを理由に原告の特許侵害請求を棄却した。
このケースは SIPCO, LLC 対 JASCO Prods.
2019年、原告SIPCO, LLCは被告Jasco Products Company, LLC.をSIPCOの4つの特許侵害の疑いで提訴した。
ジャスコ社は、SIPCO社の304号特許および425号特許に関する請求の棄却を求めた。当事者は'425特許について合意したため、法廷に残された問題は'304特許であった。
裁判所が指摘したとおりです。
誰に聞いても、304号特許には少々ユニークで複雑な歴史があるようだ。最終的に'304特許となった特許出願は、2008年7月に米国特許商標庁(以下「PTO」)に提出された。2010年10月20日、PTOは、自明性型二重特許(「当事者が、一般に所有される先の特許のクレームと特許的に区別されない後の特許のクレームによって排除権の拡張を得ることを禁止する」ドクトリン)により、この出願を拒絶するオフィスアクションを発行した。オフィスアクションは、'304特許出願の特定のクレームは、'267特許を含む複数の既存特許のクレームと「特許上区別できない」と述べた。しかしPTOは、明白性タイプの二重特許問題から逃れる方法を原告に提示した。「抵触する......特許が本出願と共通に所有されていることが示されれば、適時に提出された終局的放棄(timely filed terminal disclaimer)は、法定外の二重特許に基づく実際の拒絶または仮の拒絶を克服するために使用することができる」とオフィスアクションは説明した。
2011年、原告はオフィスアクションに対する反論を提出した。その中で原告は、'267特許を含むオフィスアクションで特定された特許は "本出願人が共通に所有している "ため、"法定外の二重特許拒絶を克服するために "終局的否認を提出すると説明した。
2011年同日、原告は、'267特許に対する終局的放棄を提出し、「[304特許]出願に対して付与された特許は、[267特許]と[304特許]が共有される期間中のみ行使可能である」ことに同意した。
その1年半後、USPTOは端末の免責条項を信頼し、304号特許を発行した。
しかし裁判所は、2011年に原告が'267特許を所有していると述べたことは事実ではないと指摘した。267号特許を所有していなかったし、所有したこともなかった。
原告も被告も、USPTOは単にミスを犯しただけだと考えていた。原告は268号特許を所有している(していた)。
裁判所が指摘したとおりです。
'267特許とは異なり、'268特許は「'304特許出願および拒絶査定で引用された他の特許と同系列であり、'304特許出願の主題に関連している」。2010年のオフィスアクションにおける'267特許への言及は、おそらく「転記ミス」に過ぎない。オフィスアクションに対応するため、原告は'267特許を所有しているとPTOに表明したが、この誤りはさらに悪化した。
原告は2016年、'267年末の免責条項を撤回し、新たな'268年末の免責条項で置き換えることを求める嘆願書を提出し、最初に誤りを正そうとした。
USPTOは2017年、特許審査手続マニュアル(MPEP)の更新に基づき、「末尾の否認の誤りが転記ミスであったとしても、末尾の否認の撤回は正当化されない」と判断し、同申請を却下した。
新しいガイダンスの下では、USPTOは、不注意による誤りのある発行済み特許の末尾の否認を撤回しないが、正しい特許を否認する追加の末尾の否認とともに誤りの説明を提出することを特許権者に許可する。
USPTOは原告に対し、却下決定の再考を求める2ヶ月の猶予を与えた。しかし、原告はその代わりに、2018年に新たに単独の'268特許の終局的放棄を申請した(この時、'304特許は別の終局的放棄により既に失効していた)。(この時、'304特許は別の終局的放棄により既に失効していた)。
本訴訟において、被告は、'267端末の免責条項と共有所有権の欠如により、'304特許はその存続期間を通じて執行不能であるとして、'304特許に関する原告の請求の棄却を求めた。
同裁判所は、明白性型二重特許の原則と終局的免責事項の使用の主な目的は、特許権者が先行特許期間の不当な延長を享受することを防止することであると指摘した。
原告は、'267号特許と'304号特許は対象が異なるため、両者の間にそのようなリスクは存在しないと主張した。
原告は、'268年から'267年への転記ミスは'304特許ファイルを見れば誰にでも明らかであるため、'267端末の免責から不利益は生じないと主張した。
裁判所はこれに同意しなかった:
原告自身は、出願中もその後数年間も誤りに気づかなかったことを考えると、この主張は信用しがたい。第2に、これに関連して、原告は、'267年末の免責条項が無効であると判断し、'268年末の免責条項で代用しても、第三者に不利益はないと主張する。その可能性はあるが、裁判所は、公衆が'267年末尾の免責条項を含む特許ファイルを以前は信頼していなかったと軽々しく考えてはならない。
同裁判所は、'267年末の免責条項により'304年特許は発行と同時に執行不能となったと判断した:
誤った終端開示の正確な問題は、第一印象の問題ではないにせよ、少なくとも法的な説明が乏しい問題である。しかしながら、'304特許の発行を確保するために原告がPTOと交わした約束は守られなければならないという裁判所の結論は、規制と連邦巡回控訴裁の判例によって支持されている。
裁判所は言った、
公衆は、発行された特許によって付与された独占の全範囲を理解するために、特許のファイル に依拠する権利を有する。この目的のため、合衆国法律集第 35 編第 253 条は、終局的否認は「以後、原特許の一部とみなされる」35 ことを明確にし、連邦規則集第 37 編第 1.321 条は、終局的否認の形式と内容に関する詳細な要件を明記している。同条は、「そのような終局的否認は、被授権者及びその承継人又は譲受人を拘束する」と述べている。