USPTO長官、再び特許審査会を覆す

キャサリン・K・ビダル商務次官（知的財産担当）兼米国特許商標庁（USPTO）長官は、特許審判部（PTAB）の決定を再び覆した。

本稿では、IPR（当事者間レビュー）手続の濫用に関わるビダルの以前の判決について述べた。 そこで説明したように、ビダルの命令は

同判決は、IPR制度が特許審判委員会（PTAB）の行政裁判官に過大な権限を与えているとして違憲と判断した。

裁判所は、PTABから権限を奪い、大統領が指名し上院が承認するUSPTOの長に与えることでこの問題を解決した。

1月の件は、特許制度を悪用した特許挑戦者に対してビダルが制裁を下した初めてのケースだった。

PTABは2月、当事者間レビューの実施を認める決定を下した。 その後、PTABは、 Apple Inc. および2022年6月21日付のUSPTO覚書「並行する地方裁判所訴訟を伴うAIA付与後手続における裁量却下の暫定手続」（以下、「ガイダンス・メモ」という。

PTABは、35 U.S.C. § 314(a)に基づく委任裁量の行使を断念したのは、申立人が説得力のある特許不成立の課題を提示したからであると説明した。

ビダル監督が説明したとおりだ、

審査会が、「インスティテューション段階で提示された情報が、説得力のある非特許性の争点を提示していると判断した場合、その判断は、Fintivの下でPTABが裁量的にインスティテューションを却下すべきではないことを示すものである。

PTABは、やむを得ない非特許性異議があるか否かを判断する際、以下のことを行う。

は、「もし裁判で反論されなければ、証拠の優越性により、1つ以上のクレームが特許されないという結論が明白に導かれるような」課題を請願が提示しているかどうかを評価する。

説得力のあるメリットの基準は、法令で定められた機関の基準よりも高い基準だ、とビダルは言う。 少なくとも1つの異議申立クレームに関して申立人が勝訴する可能性が高い場合にのみ、「1つ以上のクレームが特許されないという結論に明白に至る」ことができる。

ヴィダルはこう説明した、

説得力のあるメリット・テストは、潜在的に矛盾する結果を回避し、無駄な並行手続を回避し、特許権者の嫌がらせから保護し、特許不成立の十分強力な最初のメリット立証で争われた特許の審査を認めることで特許制度を強化するという、相反する懸念の間でバランスを取ろうとするものである。 特許制度と公衆は、説得力のあるメリットによって特許性がないことが示された場合に異議申立を行うことで利益を得るが、他の考慮事項が裁量による拒絶を支持する場合に、公共の利益のためにクレームを審査することを審査会に強制するのは、このより高い基準に基づく認定に限られる。

このケースでは、PTABは、他のFintivの要素が裁量却下に有利であることを最初に判断することなく、説得力のあるメリットを評価したと彼女は述べた。

PTABは、制度を認めない理由が説得力のあるものであると判断するための「十分な理由」を提示しなかった点で誤りがあったと彼女は述べた。

PTABは、当事者がPTABの決定に異議を申し立てることができるように、またこの決定が見直されることができるように、拒絶の「十分な理由」を示さなければならない。