USPTO、セールスフォースの再審査を取り消す

セールスフォースサイン米国特許商標庁(USPTO)は、RPX 社が以前に実施した同特許に対する当事者間審査(IPR)において、セールスフォース社が実質的な利害関係人(RPI)であったことを理由に、セールスフォース社のインターネット時間内出願(AIT)に対する再審査を取り消した。

AITは、RPXが先のIPRにおいてセールスフォースの「代理人」として行動していたと主張した。

セールスフォースはRPXのクライアントであり、非実務事業体(NPE、「パテント・トロール」と呼ばれることもある)から特許侵害で訴えられたクライアントを支援している。

RPXは、特許の有効性を評価し、適切であれば、その特許に異議を申し立てるIPRを提出することで、クライアントを支援しています。

USPTO は、Salesforce が提示した特許不成立の根拠は、「前の当事者間審査で提起された可能性がある」と判断した。したがって、セールスフォースは、35 U.S.C. 315(e)(1)に基づき、特許に異議を申し立てることを禁じられた。

問題となっている特許は2015年にRPXによって異議申し立てされたものである。 特許審判部(PTABまたはBoard)はRPXに有利な決定を下し、セールスフォースはRPIではないと判断した。

PTAB は、Salesforce が RPX と特許訴訟について連絡を取り、RPX に会費を支払っていたものの、Salesforce が RPX を支配していたことを示す証拠や、Salesforce が RPX に報酬を支払って IPR を提起させたことを示す証拠はなかったと判断しました。

連邦民事訴訟規則17(a)は、「真の利害関係者」と題し、「訴訟は真の利害関係者の名前で起訴されなければならない」と規定し、「訴訟を提起された者の利益になる人物に加わることなく、自己の名前で訴訟を起こすことができる」個人を7種類に分類している。

しかし

規則17(a)のリストは網羅的なものではなく、特定の請求権を行使する権利を有する者は、たとえその当事者が規則で明示的に特定されていなくとも、真の利害関係者である。

米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は、セールスフォースがRPIではないとした判決を取り消し、次のように述べた。

取締役会は、個人または団体が315条(b)の意味における「真の利害関係者」であるか否かを判断するための不当に制限的なテストを適用し、315条(b)がこれらの知的財産権の行使を禁止するか否かを評価する際に、証拠記録の全体を考慮しなかった。

において Internet Time, LLC 対 RPX Corp. において、連邦巡回控訴裁判所判事は、実質的利害関係者の意味を説明した:

[T]真の利害関係者の調査の焦点は、IPR申立で争われたクレームの特許性にあり、クレームが取り消されたり無効になったりすることで誰が利益を得るかを念頭に置く。

CAFCは、PTABはSalesforceがIPRを支配しているかどうか、あるいはIPRに金銭的利害関係があるかどうかに焦点を絞りすぎていたと述べた。 裁判所は、PTABはRPXが単にセールスフォースの代理人として機能していたかどうかを検討すべきだったと述べた。

米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)のReyna判事は、PTABはRPXがSalesforceの「内国人」であるかどうかも考慮しなかったと指摘した。

申立人は、35USC第315条(b)により、「申立人、申立人の真の利害関係者、または申立人の内通者が訴状を送達されてから1年以上経過した後に申立を行うことは時効により禁止されている。

レイナ判事が指摘したように、

(1)IPR禁反言規定である315条(e)に基づき、IPR申立人と十分に親密な関係にある第三者がIPRの結果に拘束されるようにすること、(2)315条(b)により、特許権者が関連当事者による遅まきながらの行政攻撃から特許を守ることができるようにすること。

米国発明法(AIA)をめぐる議論の中で、シューマー上院議員は「『プライバシ』とは、侵害の疑いのある製品またはサービスに関して申立人と直接的な関係を持つ当事者のことである」と述べた。

PTABの審判実務ガイドでは、「業界団体Xが知的財産権侵害訴訟を提起した場合、当事者Aは、単に同団体の会員であるというだけでは、同団体の『真の利害関係者』や『非公開者』にはならない」とされている。

しかし、レイナ判事は言う、

記録された証拠から、RPXは伝統的な業界団体とは異なり、営利企業であり、その顧客は「特許リスク・ソリューション」のポートフォリオに対価を支払っていることが明らかである。 同社のSEC提出書類によれば、特許市場を変革するための「戦略」のひとつが「特許の有効性に対する異議申し立ての促進」であり、その意図のひとつが「特許の費用を削減する」ことである。 [RPX's] "顧客"。...しかし、理事会はこれらの事実を考慮しなかった。これらの事実を総合すると、RPXはクライアントの経済的利益のためにIPRを出願することができ、また、クライアントがRPXに報酬を支払う主な理由は、NPEに訴えられた場合にこの慣行から利益を得るためであることがわかる。

紛争の発端は、AITに譲渡された2013年の特許('111特許)に遡る。この特許は、1998年に出願された特許に対する継続の連鎖による優先権を主張していた。

2013年、AITはセールスフォースに対して111号特許を主張した。

2014年、Salesforceは、特許のクレーム1~18に挑戦する対象ビジネス方法審査(CBM)を申請した。

(対象ビジネス・メソッド(CBM) 審査は、金融商品またはサービスの実務、管理、運営に使用される方法、装置、操作を主張する特許に適用される。 2020年9月をもって、このような見直しはできなくなる)。

2015年、RPX社はIPRを申請し、111号特許のクレーム13~18は先行技術に照らして自明または予測可能であるとして異議を申し立てた。

2022年、Salesforceはこれらの同じクレームについて一方的な再審査請求を行った。

RPXのような事業体が他人のために特許異議申立を行うことは、USPTOが連邦官報に掲載した規則制定事前提案公告(ANPRM)の対象となっている:

また、USPTOは、AIA手続の当事者に関連する事業体が抵触、禁反言規定、およびその他の側面に関して十分に評価されることを確実にするため、裁量的拒絶を評価する際に考慮する申立人とその他の事業体との関係の種類を拡大することを検討している。

さらに、国内官庁は、イノベーションを促進するという国内官庁の使命とビジョン、または特許の質を向上させ、不必要で逆効果となる訴訟費用を制限するというAIAの背後にある意図を促進しない方法で、特定の営利事業体がIPRおよびPGR手続を利用しないことを保証するために、裁量的拒絶規則を公布するかどうかを検討している。

カテゴリー: 特許