連邦巡回控訴裁環境分析なくして侵害なし

最近の事例では INVT SPE LLC（以下、INVT）は、米国連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）に対し、Apple Inc.、HTC Corporation、HTC America, Inc.、ZTE Corporation、ZTE (USA) Inc.がスマートフォン、スマートウォッチ、タブレットなどの個人向け電子機器を輸入・販売しても合衆国法典第1337条に違反しないという国際貿易委員会の判断に対して上訴していました。 合衆国法律集第 19 編第 1337条は、有効かつ執行可能な米国特許を侵害する商品の輸入を含む、 輸入貿易における不公正な慣行を扱っている。 INVTの訴状では、問題となったデバイスがINVTの5つの特許を侵害していると主張しましたが、そのうち2つの特許のみが今回の控訴審で争点となりました。 裁判所は次のように指摘しています。

侵害の目的においては、機能的能力について描かれたコンピュータ実装のクレームは、被告とされたコンピュータ実装のデバイスが、動作時にクレームされた機能を実行するようプログラムされているか、または、修正せずにその他の方法で構成されていることを示す何らかの証明が必要である。 INVTは、被告装置が稼働したときに、主張された請求項に記載された特定の機能を果たすことを立証する証拠を提出しなかったので、本件における非侵害の認定を支持する。

裁判所はこう説明する。

被告装置が、引用された機能を実行する「能力」を有する装置であるかどうかを判断するためには、それが起動され動作に移されたときに、それらの機能を実行することができなければならない。 ... ここでいう「復調」とは、被告装置が、以前に選択したのと同じパラメータを使用して、特定のクレームされたプロトコルでデータ信号を受信し、復号化することを意味します。 この場合、ユーザーデバイスの能力は基地局の能力に依存する。

基地局は、裁判所は言った。

は、ユーザーデバイスが機能しなければならない「環境」の一部である。 ...特許請求の範囲には、ユーザー機器の受信部およびデータ取得部が、機器の起動および操作時に取り扱い処理するデータ信号に関する具体的な要件が記載されている。 受信したデータ信号は、特定のパラメータで変調しエンコードする必要があり、その際、主張するユーザー機器ではなく、別の基地局によって行われる。

裁判所は次のように指摘しています。

クレームの文言が「実際の動作とは対照的に、能力」を述べている場合、「大きな変更なしに」クレームされた機能を「合理的に」実行できる装置も、そのクレームを侵害する可能性があります。 ソフトウェアの機能を含む文脈において、我々は、被告製品が操作されたときにクレームされた機能を実行するという実例に関する証拠や議論の余地のない知識がなくても、合理的な能力が立証されうると示唆したことはない。

裁判所は言った。

クレームの限定には歯応えと意味が求められるため、クレームされた機能を実行する合理的な能力の証明には、少なくとも一般論として、被告製品が運用されたときに、クレームされた機能の全てを、少なくともある時間、又はクレームが要求する環境において少なくとも一度は実際に実行することの証明が必要である。

裁判所は、INVTが必要な立証をしなかったと判断しました。

通信相手（基地局）は必要な環境を生成するため、被告装置が侵害するかどうか、すなわちクレームされた機能を実行できるかどうかを判断するためには、その動作を知る必要がある。

したがって、INVTは、特許請求の範囲が発明の能力を示すものであるにもかかわらず、侵害を示すことができなかったのです。