連邦巡回控訴裁、理不尽な特許遅延はフェアプレーではないと判断
CAFCは、特許権者が特許の有効期間を異常に長く維持するために特許発行を遅らせる計算されたスキームに関与していたとする連邦地裁の判決を支持した。
事件は、Personalized Media Comms., LLC v. Apple Inc.
2015年、Personalized Media Communications（PMC）は、Apple FairPlayがPMCの米国特許第8,191,091号（以下「091特許」）の復号関連クレームを侵害していると主張してAppleを提訴しました。
FairPlayは、Appleがパソコンや携帯電話などで採用しているデジタル著作権管理技術です。 例えば、iTunesで楽曲を不正にコピーすることを防止します。 FairPlayは、2003年のApple Musicストアとともにスタートしました。
この事件は裁判になり、陪審員はPMCに3億800万ドル以上の合理的なロイヤリティによる損害賠償を命じました。
しかし、連邦地裁は残りの問題についてベンチ・トライアルを行い、'091特許を審査上の無遅刻無欠席に基づき執行不能と判断しました。
連邦地裁は、PMCが "法定特許制度のひどい乱用に相当する不合理で説明のつかない遅延を行った "と判断した。
地裁は、特許権者が381件のガットバブル出願を行った2021年の連邦巡回控訴審判決（Hyatt v. Hirshfeld）を引用した。 PMCは328件のGATT-Bubble出願を行った。
連邦巡回控訴裁が説明するように
関税貿易一般協定（GATT）のウルグアイ・ラウンドにおける知的財産の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）の交渉において、米国は米国特許の有効期間を発行日から17年間から優先日から20年間に変更することに合意しました。 ... 法改正までの数ヶ月間、米国特許商標庁（以下、PTO）は、発行から特許期間がキーとなる現行法を利用しようとする、いわゆる「ガットバブル」出願を大量に目にしました。
ロイターが指摘するように、PMCの'091特許は「サブマリン」と呼ばれることもある特許です：
サブマリン戦略は、特許の保護期間が特許の発行時期ではなく、出願時期で決まるようになった1995年以前に多く採用された戦略です。 当時は、PTOも出願中の特許を公開しておらず、出願人は、その発明に関連する市場が発展するまで、つまり「サブマリン」が出現するまで、特許の取得を遅らせることができたのです。
現存する潜水艦の特許は稀であり、1995年から遠ざかれば遠ざかるほど、さらに稀になるであろう。
ガットバブル以前から、地裁はこう言っていた、
PMCは、一度に1つの出願を行い、先行出願が発行に至った時点で継続出願を行うという明確な審査方針をとっており、その目的は、PMCの特許の発行を遅らせ、PMCの特許の期間を延長することだけでした。
また、Federal Circuitにも指摘されています、
ハイアットと同様に、「PMCのアプリケーションは、.PMCの出願は、500ページ以上の文章と22ページ以上の図を含む「典型的な長さと複雑さ」であった...。また、PMCは、各出願を単一のクレームで提出し、その後、クレームを修正し、時には異なる出願間で同一の文言を記載した。...さらに裁判所は、Hyattと同様に、「時間が経つにつれて、PMCはクレームの総数を6,000から20,000の範囲内で大幅に増加させた」と説明しました。
さらに、連邦地裁は「PMCは特許出願に8年から14年、主張するクレームを審査に出すのに少なくとも16年待った」と判断した。
その結果、"PMCの審査行為によって、PTOが二重特許、優先権、または記述分析を行うことが事実上不可能になった "ということです。
PMCはさらに、「ほとんど関連性のない文献を含む膨大な先行技術の開示」でお茶を濁そうとしたと言われています。
連邦地裁は、"PMCの審査アプローチに対する唯一の合理的な説明は、意図的な遅延戦略である "と結論づけ、"PMCの行動は、法定特許制度の意識的かつ甚だしい誤用である "とした。
法定要件や米国特許商標庁（USPTO）の規定を遵守するだけでは十分ではなかったと裁判所は述べています。 また、申請者は、公平な方法で申請書を起訴しなければならないとした。
審査遅延は、特許侵害の主張に対する衡平法上の積極的抗弁であり、特許権者の行為が「法定特許制度の甚だしい誤用である」場合、特許を行使できなくなる可能性があります。
訴追遅延は、2つの要素を証明する必要があります：
(1) 特許権者の審査遅延は、総合的に判断して不合理かつ理不尽でなければならないし
(2) 被告人である侵害者は、遅延に起因する不利益を被っている必要がある。
連邦地裁は、PMCの遅延によってAppleが不利益を被ったことを多数決で認定した。 Appleは、PMCが'091特許の前身である'091特許に問題となる技術を初めて追加した2003年には、すでにFairPlayの開発に着手していた。 '091特許は2012年に発行されたばかりで、FairPlayがPMC特許を侵害していると非難される形で存在していた7年後に発行されました。
地裁は、PMCが暗号化と復号化の制限を特許請求の範囲に含めるのを、'091特許の優先日から16年後、328ガットバブル出願から約8年後の2003年まで待ったことを問題視した。
連邦巡回控訴裁は、以下のように判断して同意した。
PMCは、出願から何年も経ってからAppleのような企業を待ち伏せするために、特に遅延的な審査戦略を明示的に採用し実施することによって、特許制度の乱用を制度化したことが記録されています。
訴えられた特許侵害者は、"遅延期間中にクレームされた技術に投資、作業、または使用した "ことを証明することにより、lachesのprejudice要素を立証することができます。
連邦地裁は、PMCがAppleと訴訟前のライセンス交渉を行っていた2011年、PMCが以前に拒絶されたクレームを別の特許出願で再提案したことを認定した。 PMCは交渉の際、アップルにその別のアプリケーションやクレームについて言及しなかった。 PMCは、この請求を迅速に認めさせ、その請求をAppleに主張し、損害賠償を獲得することができました。
PMCは、100年前の特許権者のような行動をしていると、裁判所は言いました。 ビクター・トーキング・マッハ Co. v. Thomas A. Edison, Inc：
[its] 特許を独自に発展させるまで保留し、その後、全期間にわたって襲いかかる」という遅延の明示的な戦略を実行したのです。
裁判所は、この戦略は、"PMCの当初の計画、すなわち、時間をかけて特許を連続的に起訴し、侵害が定着して広まるまで特許を隠しておく "ことの一部であったと述べています。
Stark判事は、PMCが不当に特許の発行を遅らせている間、Appleは不利益を被らなかったと結論づけ、多数決に反対した。 PMCの理不尽な行為はすべて2000年以前、つまりAppleがFairPlayの開発に着手する前に起こったことだという。
