連邦巡回控訴裁、出願人が認めた先行技術に関するガイダンスを提示

最近の連邦巡回控訴裁の判決で Qualcomm v. Apple は、当事者間審査（IPR）手続において、35 U.S.C. § 311(b)に基づく出願人認定先行技術（AAPA）の取り扱いについてガイダンスを提供しています。

35 U.S.C. § 311(b)に基づいています。

当事者間審査における申立人は、102条または103条に基づき提起され得る事由に限り、特許または印刷物からなる先行技術に基づき、1つまたは複数のクレームを特許不能として取り消すよう請求することができます。

クアルコムは、特許審判部（PTAB）がクアルコムの'674特許の複数の請求項について35 U.S.C. § 103に基づき特許性を認めない2つの関連IPR決定を下したことを不服として、控訴しました。

裁判所が指摘するように、問題となった特許は

は、複数の電源電圧を有するシステムのための電力検出回路を有する集積回路装置に関するものである......。674号特許によれば、最近の集積回路は、異なる電源電圧で動作する複数のネットワークを含むことが多い。...例えば、コアロジックネットワークはより低い電圧で動作し、入出力ネットワークは同時により高い電圧で動作することがある..........。このようなシステムでは、不要なときに広帯域回路がコアロジックネットワークなどのネットワークをパワーダウンさせることで、電力を節約することができます。

また

特許では、入出力デバイスとコアデバイスの間で通信を行う「レベルシフタ」が記載されています。 ...コアデバイスのパワーダウン時に，レベルシフターを介したコアと入出力ネットワークの接続に不具合が発生することがあります。 そのひとつが、迷走電流によってレベルシフターが入出力デバイスをトリガーして送信してしまい、回路から誤った出力信号が出力されてしまうという問題である。

この特許には、迷走電流の問題を改善するための先行技術が記載されています。 特許請求の範囲の制限のほとんどが既に知られていたことを認めている。

控訴審の主な争点は、AAPAが、IPR手続における根拠の「基礎」を形成し得るように、§311（b）の「特許又は印刷物からなる先行技術」に該当するか否かであった。

アップル社は、AAPAを含むあらゆる「先行技術」は、文書自体が先行技術であるか否かにかかわらず、あらゆる特許または印刷出版物に含まれ、IPR手続における異議申し立ての根拠として使用することができると主張した。

クアルコムは、PTABがAAPAに依拠したことは、IPR申立人が「102条または103条に基づいて提起できる根拠のみで、先行技術に基づいてのみ」特許不許可として請求項に異議を申し立てることを制限する35 U.S.C. §311（b）に抵触する、と主張しました。 特許または印刷出版物からなるもの」。 [Emphasis added.]

裁判所は、AAPAが311条（b）項の「特許または印刷された刊行物からなる先行技術」に該当すると結論付けたPTABの判断に誤りがあったとクアルコムと合意し、PTABの決定を取り消した。 裁判所は、PTABに対し、Appleの申立てが、「特許または印刷された刊行物からなる先行技術に基づき」103条に異議を唱えたかどうかを判断するよう差し戻した。

裁判所はこう指摘する。

要するに、311条は、当事者間審査請求の根拠となる先行技術に制限を設けており、裁判所もPTOもその制限を守らなければならないのです。 上記のとおり、AAPAは当事者間審査における根拠の「基礎」を形成することはできないため、先行技術特許や印刷刊行物に依拠することなく、AAPAのみに依拠して特許に異議を申し立てることは許されません。