連邦巡回控訴裁、フラッキング訴訟における弁護士報酬の裁定を支持

米連邦巡回控訴裁は、無効とされた特許を行使しようとした当事者に対する弁護士報酬の裁定を支持した。

ENERGY HEATING, LLC v. HEAT ON-THE-FLY, LLCの事件は、Heat-on-the-Fly社（HOTF）の「水圧破砕に使用する加熱水流の連続調製の方法と装置」、すなわち破砕に関する特許をめぐるものである。

"より具体的には、本発明は、大きなスタンディングタンクで予熱された水を使用する代わりに、フラッキングプロセス中にオンデマンドまたはインラインで水を加熱することに関する。"

この事件は、HOTFとEnergy HeatingおよびRocky Mountain Oilfield Services（以下、Energy社）との間の特許紛争から発生したものです。 両社は、採掘の際に使用する温水の供給事業で競合しています。

HOTFの創業者であるHefleyという発明者は、その方法について2009年9月18日に最も早い仮特許出願を行った。

したがって、裁判所は、「35 U.S.C. § 102に基づくオンセールバーとパブリックユーズバーを分析するための重要な日付は、優先日の1年前である2008年9月18日」であると指摘した。

§ 102条(a)は、次のように規定しています。

特許権者は、以下の場合を除き、特許を受ける権利を有する。
(1)
請求された発明が、その発明の 有効出願日前に特許され、印刷物に記載され、又は公的に使用され、販売され、若しくは公衆に利用可能であった場合、又は

ただし、開示・販売等が有効申告日の1年前以降に行われた場合はこの限りではありません。 この1年間をオンセールバーと呼びます。

裁判所は次のように判断しています。

ヘフリー氏とその会社は、臨界日以前に、'993特許出願に記載されたシステムを使用して、少なくとも61の破砕作業でその場で水を加熱していた。 ヘフリー氏の会社は、これらの加熱サービスに対して、合計で180万ドル以上を徴収している。 さらに、ヘフリー氏は、特許の手続き上、最初に販売または公の用に供してから1年以内に出願する必要があることも知っていた。 ヘフリー氏のビジネスパートナーが、オンセールバー要件について相談していたことは、議論の余地がない。 それにもかかわらず、Hefley氏は、61のfrac jobのうち、オンセールバーが発動する可能性のある発明のオンセールまたはパブリックユースとして、審査中に特許商標庁（「PTO」）に開示することはなかった。

2018年に入り、エナジー社に有利な陪審員評決とベンチ評決を経て、初めて連邦巡回控訴裁にかけられました。

HOTFは、連邦地裁の判決を不服として控訴しました。

不衡平行為、自明性の略式判決、不法な干渉がないことの法律問題としての判決の否定、係争中のクレーム条項の解釈、およびHOTFの直接侵害の反訴の棄却を求めたものです。

また、エナジー社は裁判で勝ったのに弁護士報酬が与えられなかったため、控訴した。

第2ラウンドでは、連邦地裁は、「例外的に裁判所は勝訴した当事者に妥当な弁護士報酬を与えることができる」と規定する合衆国法典35条285項に基づいて、エナジー社に弁護士報酬を与えた。

米国最高裁によると

[An] 285 条に基づく「例外的」ケースとは、「（準拠法と事件の事実の両方を考慮した）当事者の訴訟上の立場の実質的な強さ、または事件の訴訟方法の不合理さに関して、他から突出しているもの」です。

控訴審で連邦巡回控訴裁は、次のように判断し、裁定を支持した。

連邦地裁は、HOTFの訴訟は「実質的に弱い」、例えば、HOTFは「その特許が無効であること」、「特許の有効性に関する主張で勝訴を期待できる合理的な人物はいないこと」を知っていたという結論に十分な裏付けを与えています。