記事の著者は発明者ではないが、特許の貢献度を示すことができる

CAFCは、複数の特許に対する発明的貢献の判断に関わる特許審判部（PTAB）の決定を取り消し、差し戻した。 において Google LLC v. IPA Technologies Inc. Googleは、PTABが下した3件の当事者間審査（IPR）において、問題となった3件の特許のクレームが特許性を有していないことをGoogleは示していないと結論付けられ、これを不服として控訴しました。 このうち2つの特許は、「自律型電子エージェントの柔軟かつ動的な構成による協調的なタスク遂行を支援するための......ソフトウェアベースのアーキテクチャ」に関するものです。 裁判所が指摘したとおりです。

特に、特許では、「エージェント間のコミュニケーションと協力は、1人以上のファシリテータによって仲介される」ことと、「ファシリテータは、ユーザーとサービス要求エージェントによる任意に複雑な目標を達成するための目標達成計画を生成するための戦略的推論を用いる」ことが開示されています。

両特許とも、発明者としてDavid L. MartinとAdam J. Cheyerが記載されています。 裁判所は、2つの特許の原因となった特許出願が1999年に行われたことに注目しました。 また

オープン・エージェント・アーキテクチャ（以下、OAA）と呼ばれる基盤技術は、1990年代にSRIインターナショナル（以下、SRI）で考案されたものである。 Martin、Cheyer（いずれもSRI社員）、そして3人目のSRI社員であるDouglas B. Moran博士は、「Building Distributed Software Systems with the Open Agent Architecture」（「Martin reference」）という学術論文を共著し、1998年3月23〜25日に開催された「The Third International Conference on Practical Application of Intelligent Agent and Multi-Agent Technology」の議事録で発表しています。 Martinの文献には、SRIで開発されたOAAプロジェクトと、現在の目的にとって重要な、'115特許と'560特許の請求項に具現化された技術の少なくとも一部が記述されている。

特許審査において、審査官はMartin Referenceを先行技術として認定し、特許のクレームを拒絶しました。 SRIは、Martin文献は特許と同じ「発明主体」によって作られたものであるから、先行技術ではないと主張した。 それを受けてのグーグル。

は、Martin文献は、異議申立特許の発明主体（MartinとCheyer）とは異なる発明主体（Martin、Cheyer、Moran博士）の発明を記載しているので、「他の者による」発明として先行技術であると主張した。

するとIPAはこう反論した。

と主張するのは矛盾しています。 [Dr .] Moranは、Martinに無効な主題を提供したと主張する。 [reference]というのも、「もし、Martinが、そのような発明をしたのであれば、その発明者は除外されるべきである。 [reference] は、本件特許の請求項に係る発明の重要な制限を開示している。 [Dr .] Moranは、実際、Martinの発明的課題に貢献した。 [reference]であれば、その延長線上にある。 [Dr .] モランもまた、本件特許に進歩的な主題を提供したであろう」。 というのが裁判所の結論でした。 もちろん、Moran博士がMartin文献と本件特許の両方の共同発明者であれば、Martin文献はもはや「他の者による」先行技術ではなくなる。 しかし、特許に記載された発明者であるCheyerとMartinは、「真の唯一の発明者」であると推定される。...IPAは、特許の発明者であることの訂正を実際に求めない限り、この議論を抗弁として提起することはできない。