米連邦巡回控訴裁判所、幼児用マット特許訴訟で不衡平行為に関する判決
米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は、特許侵害訴訟の原告が汚れた手により救済を求めることができないとした連邦地裁の判断について判決を下した。
本訴訟は、幼児用ダイニングマットのライバルメーカー2社間の訴訟から生じた:一方はLuv n' care, Ltd.とNouri E. Hakim(総称して「LNC」)、もう一方はLindsey LaurainとEazy-PZ, LLC(総称して「EZPZ」)である。
2016年6月、LNCはEZPZに対し、EZPZの "不正競争行為 "の疑いによる差し止め命令と金銭的救済を求める訴状を提出した。 LNCの請求は、ランハム法(合衆国法典第15編第1125条(a))およびルイジアナ州不公正取引慣行および消費者保護法(以下「LUTPA」という。
2016年10月11日、米国特許商標庁(USPTO)はEZPZに権利を譲渡したローレインさんに米国特許第9,462,903号を発行した。
裁判所が指摘したとおりです。
多くの親が、"子供の食事の後始末をしなければならない不便さ "を経験している。特に、子供が "皿や茶碗を外したりひっくり返したりして、食材や飲料をあちこちにこぼす "ような食事の場合である。...903号特許は、食器と一体化した表面接触型セルフシーリングダイニングマットを導入することで、この問題に対する解決策を提供するもので、それによって食器とダイニングマットの分離を防ぐと同時に、ダイニングマットの横方向へのずれやひっくり返りを防止する。
LNCはまた、EZPZの米国意匠特許No. D745,327は無効であり、執行不能であり、侵害されていない。
例えば、903号特許の先行技術文献のひとつ(Bass)には、次のように開示されている。
「レストランや家庭で使用されるプレートマットで、"テーブルの上やトレイにしっかりと固定できるよう、裏面に粘着加工が施されている"。
別の先行技術文献(Webb)には、次のように開示されている。
マット部の変形時にマット部と支持面との間に少なくとも部分的な真空を形成することにより、使用時にマット部が敷設された支持面を把持するように配置されたマット」。
連邦地裁は、「Bass社は、その一体型食器とダイニングマットの素材を開示も特定もしていない」と認めたが、「Bass社に開示されている一体型食器とダイニングマットを、Webb出版物に開示されているゴム状の無害な素材で作ることは、当業者の常識」であったと判断した。
数年にわたる訴訟の後、ルイジアナ州の連邦地裁判事はベンチ・トライアルを行い、LNC社はEZPZ社の903号特許が不公正行為により実施不可能であることを証明できなかったとする意見書を発表した。
しかし同時に裁判官は、LNCはEZPZが "unclean hands "のために救済を受けられないことを証明することに成功したと判断した。
連邦地裁はまた、903号特許のクレームは先行特許を含む先行技術に照らして自明であり無効であるとの部分略式判決を求めるLNC社の申し立てを認めた。
2021年、連邦地裁は公判後、LNC社は903号特許が不公正行為により実施不能であることを証明する責任を果たしていないとする意見書を発表した:
すなわち、先行技術のプラチナ・ペット・マットは自己密封機能を有していなかったが、プラチナ・ペット・マット自体はPTOに開示されていたため、この虚偽の陳述は'903号特許の特許性にとって重要なものではなかった。 連邦地裁はさらに、ローレインさんとウィリアムズさんがPTOに提出しなかった他のいくつかの先行技術文献も、プラチナ・ペット・マットの累積的なものであり、重要ではないと判断した。 さらに裁判所は、ローレインさんとウィリアムズさんがプラチナ・ペット・マットについて虚偽の説明をしたこと、および虚偽または誤解を招く情報を含む申告書を提出したことは、PTOを欺く具体的な意図を示すものではないと判断した。
また、連邦地裁は、EZPZが反訴の救済を得ることは、「汚れた手」によって禁じられていると判断した。
ディスカバリの際に特定の特許出願を開示しなかったり、LNCがローレインさんの先行技術調査を入手するのを何度も妨害しようとしたり、和解交渉の際にLNCをつけあがらせたり、言い逃れや誤解を招くような証言をしたりした。
裁判所は、EZPZは「欺瞞と非難されるべき行為によって不当な利益を得ようとした」ため、「[was] 、求める救済を受ける権利はない」と結論づけた。
双方が控訴した。
連邦巡回控訴裁判所
(1)汚れた手を理由にLNC社を有罪とした連邦地裁の判決を支持;
(2) EZPZの不公正行為なしとの判決を取り消す。
(3) 無効の部分略式判決の付与を取り消す。
裁判所は次のように指摘しています。
裁判所は、救済を求める当事者の非行が「訴訟中の問題に関して、その当事者が求める衡平法に直接的かつ必要な関係を有する場合、......裁定のために裁判所に持ち込まれたものに関して、当事者間の衡平関係に何らかの影響を及ぼすような良心の侵害があった場合」に、汚れた手を認定することができる。
ここで裁判所は、「汚れた手を認定するにあたり、連邦地裁はEZPZの不正行為を徹底的に分析した」と指摘した。
と結論づけています。
記録にある証拠は......EZPZがこの訴訟で要求した救済を求めるにあたり、「欺瞞と非難されるべき行為によって」不当な利益を得ようとしたという連邦地裁の認定を裏付けるものである。
不公正行為の問題について、裁判所は次のように述べている:
誠実義務を負う者が、同一特許または関連特許の出願中に連続して不正行為を行った場合、裁判所が個々の不正行為を考慮するだけでは不十分であり、全体としての不正行為を考慮する必要がある。
連邦地裁はこの法的基準を適用せず、裁量権を逸脱した。 連邦地裁は、ローレインさんとウィリアムズさんの個々の違法行為を単独で検討し、各人の違法行為に関する証拠の総体的な重みを扱わなかった。
従って、CAFCは、欺瞞的意図に関する連邦地裁の認定を取り消し、連邦地裁に対し、ローレインさんの不正行為を総合的に判断してローレインさんの欺瞞的意図を再評価し、ウィリアムズ氏についても同様の評価を行うよう指示した。