米連邦巡回控訴裁、投資の払い戻しは衡平法上の参加権の妨げにならないとの判断
米国連邦巡回控訴裁は、競合する鶏肉用冷却器に関する訴訟において、非侵害の略式判決を下した連邦地裁の判決を支持しました。
のケース ジョン・ビーン・テクノロジーズ・コーポレーション対モリス・アンド・アソシエイツ・インク（John Bean Technologies Corp. は、2002年にJohn Beanに発行された「食用鶏の処理に使用するオーガー式鶏肉冷却機」の特許をめぐる訴訟である。
裁判所が指摘したように、John Beanの鶏肉冷却機市場における国内での競合はMorris & Associatesのみである。
特許が発行されて数週間後、Morris社はJohn Bean氏に宛てて、特許は無効であるとの見解を述べ、その根拠となる先行技術を引用した手紙を送った。 ジョン・ビーン氏はこれに応じず、モリス社は独自の鶏肉冷却装置を開発し、販売していくことになる。
それから11年後の2013年、ジョン・ビーンは米国特許商標庁（USPTO）に特許の一方的な再審査を申請した。
John Beanが元の特許の2つのクレームを修正し、6つのクレームを追加した後、2014年にUSPTOから再審査証明書が発行されました。
6週間後、ジョン・ビーンは特許を侵害しているとしてモリスを訴えた。
Morrisは、John Beanの特許侵害の請求は、衡平法上の介入権および出願遅延により禁止されていると主張し、略式判決を求めました。
裁判所が指摘したとおりです。
被告が再発行された特許の侵害で訴えられた場合、被告は衡平法上の介入権の積極的抗弁を行うことができます。 35 U.S.C. § 252を参照のこと。 252条に基づき、被疑侵害者は、再発行された特許の実質的かつ大幅に変更されたクレームの侵害に対する責任から保護される可能性があります。 ... この積極的抗弁は、再審査された特許にも適用されます。
裁判所は次のように説明しています。
衡平法上の介入権を認めるかどうかは、司法の裁量の問題である。 一旦認められたら、「被告が再発行日前に同一の製品を製造、購入、使用した場合、または同一の製品を製造、使用、販売するための実質的な準備を行った場合」、再審査証明書の発行後も被告製品を製造、販売、使用する権利を侵害疑惑者に継続して与えるものである。
連邦地裁は、以下の6つの要素を総合的に判断し、Morris氏の衡平法上の参加権の申し立てを認めました。
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- 侵害者が再発行前に相当の準備をしていたかどうか。
- 侵害者が特許弁護士の助言により再発行前に製造を継続したかどうか。
- 既存の受注や契約があるかどうか。
- 侵害品の製造に使用された在庫から非侵害品を製造できるかどうか、およびその変換コスト。
- 特許が再発行されるまでの間に、損害賠償を請求することができないような長期間の販売や営業があったかどうか。
- 侵害者がその投資を回収するのに十分な利益を上げたかどうか。
連邦巡回控訴裁が指摘したとおりである。
連邦地裁は、Morris社は長期間の販売により投資を回収するのに十分な利益を上げていたが、"特許権者が10年後に再審査請求と特許行使を決めたからといって、その会社のビジネスのうち[two-thirds] を排除することを求めるのは不公平である "と判断した。
この教訓は、特許権者は、特許権を保護したいのであれば、特許権の行使を怠ってはいけないということです。
