知的財産権の譲渡には "魔法の言葉 "が必要であると裁判所が判断
米国連邦巡回控訴裁は、Omni MedSci（以下「Omni」）からAppleに提起された特許侵害訴訟の却下を求める申し立てを却下した連邦地裁の決定を支持しました。
問題となった特許の発明者は、オムニ社の創業者であるモハマッド・イスラム博士である。 Appleは、Islam博士が以前勤めていたミシガン大学（以下、UM）に特許を譲渡したため、Omniには侵害を主張する資格がないと主張しました。
イスラム博士は、UMの教員になったとき、大学の内規に従うことを含む雇用契約書に署名しました。
この細則には、以下の用語が含まれています。
[The emphasis was added by the court.]1) 本学の職員が行う管理、研究、その他の教育活動の結果として、また はそれに関連して発行され、本学が管理する資金により直接的または間接的 に（例えば、本学の資源や施設の使用を通じて）支援された特許権および 著作権、ならびにそこから得られるすべてのロイヤルティまたはその他の収 入。 は本学に帰属するものとします。 * * *
4) 本学から直接的または間接的な支援を受けていない活動から生じたコンピュ ータソフトウェアの特許権、著作権及び財産権は、本学の雇用による制約を受けず に、発明者、著者又は創作者の財産となるものとします。
5) 本学の支援による活動と本学職員による自主的な活動の両方が含まれる場合、成果物に対する特許権、著作権、その他の財産権は、本学職員に帰属するものとする。 約定どおり 特許・著作権委員会と協議し、本学の法律顧問室の承認を得た上で、影響を受ける職員と研究担当副学長が、その利用を事前に文書で承認すること。 このような協定は、知的成果物に関する従来の教職員の特権と財産権を引き続き認識するものと理解されます。
2012年、イスラム博士は大学を休職し、バイオメディカルレーザーの会社オムニを設立した。 新会社のために発明した特許を何件か仮出願し、大学に戻ってから非仮出願で出願した。 その結果得られた特許をオムニ社に譲渡した。
2018年、オムニは特許を侵害しているとしてアップルを提訴した。 Appleは、Islam博士が内規に同意することでUMに特許を譲渡したのだから、Omniに侵害を主張する資格はないと主張した。
連邦巡回控訴裁は次のように判断した。
オムニ社の特許を主張する資格は、主張された特許に排他的権利を有するかどうかにかかっています。 これは、契約解釈の法的問題、すなわち、内規3.10項の第1項が自動的に、かつ現在、Islam博士の発明の法的所有権をUMに譲渡したかどうかにかかっています。 特許譲渡条項には、発行予定の特許を自動的に譲渡するもの（この場合、譲渡を実現するためのさらなる行為は必要ない）と、将来的に特許を譲渡することを約束するだけのものとがあります。
そのため、裁判所は次のように結論づけた。
細則 3.10 の第 1 項は、現在の自動的な譲渡または将来の譲渡の約束のいずれにも明確に該当しない。 ...例えば、発明者が特許権を「譲渡する」と書いていない。これは、この法廷が以前、現在の譲渡ではなく、譲渡の合意を構成すると判断した文言である。
ここでの教訓は、特許譲渡の草稿を作成する際には、慎重に表現することが重要であるということです。 shall be property of "のような文言は、起草者が意図したとおりに裁判所が解釈するとは限りません。
その裁判は Omni Medsci, Inc. v. Apple Inc.
