監査で知的財産を守る - 監査を受けた場合の対処法も紹介

"IP監査 "には、2つの意味があります。

知的財産監査のひとつは、知的財産目録のようなもので、企業がどのような知的財産を保有しているかを調べるものです。

2つ目のタイプの知財監査は、ライセンシーがライセンス条項を遵守しているかどうかをチェックするもので、このブログではこのタイプについて説明します。

ライセンサーの視点

貴社がソフトウェアやその他の知的財産を所有し、ライセンス供与している場合、監査は貴社の権利と収益源を保護するための重要なツールとなり得ます。

例えば、あるクライアントがミネソタ州の1,000台のコンピュータでソフトウェアを使用するために料金を支払っている場合、実際に使用しているのはミネソタ州の1,000台のコンピュータだけで、世界中にある1万台のコンピュータではないと確認したいものです。

ライセンシーが販売するデバイスに貴社のソフトウェアがインストールされている場合、販売された各デバイスに対して適切なロイヤリティが支払われていることを確認する必要があります。

監査権の確保

クライアントの知的財産権の使用を監査する権利を保証する最善の方法は、ライセンス契約に知的財産権監査条項を盛り込むことです。

もし、あなたのクライアントがあなたのソフトウェアを内部目的で使用している場合、監査条項は次のようなものになるかもしれません。

監査 ライセンサは、書面による合理的な事前通知の上、1暦年につき1回を超えない範囲で、ライセンサが選択し、合理的にお客様に受け入れられる独立監査法人に、秘密保持契約を締結した上で、お客様の機器およびソフトウェアの使用に関する帳簿を監査させて、本契約の遵守状況を確認する権利を有するものとします。 ただし、監査により、お客様がソフトウェアの使用と一致するライセンス料を支払っていないことが判明した場合は、お客様は、かかる監査に関連してライセンサが負担したすべての合理的な費用および経費を、該当するライセンス料とともにライセンサに払い戻します。

ライセンシーが自社の顧客に配布しているソフトウェアの対価が支払われているかどうかを確認する必要がある場合、Association of Corporate Counselが提供する次の例のような監査条項が考えられます。

監査権。 ライセンシーは、本契約に基づくライセンシーのロイヤルティ義務を計算および確認するために、ライセンシーによってライセンシーの顧客に配布されたソフトウェアの完全な記録を、それらが関連する年の終わりから2年間維持するものとします。 合理的な事前通知をした上で、ライセンサは、ライセンサの費用負担で代理人を任命し、ライセンサの通常の営業時間内に当該帳簿、記録および口座を調査し、お客様がライセンサに対して支払うべきロイヤルティを確認する権利を12ヶ月に1回まで行使することができるものとします。 ライセンサーは、過去に監査が行われ、何らかの支払の不一致が発見された場合、12ヶ月に一度以上の監査を行うことができます。 かかる監査により、本契約に基づくロイヤルティの過少支払いまたは過大支払いが明らかになった場合、適切な当事者は、相手方当事者に支払うべき金額を速やかに送金します。 かかる監査により、四半期ごとに5％を超えるライセンサへの支払不足が明らかになった場合、お客様は、かかる監査の費用をライセンサに支払うか、または弁済することに同意します。

監査の実施

ライセンス契約には、ライセンシーに監査を通知する手順が含まれているはずです。 特定の期間（例えば2週間）前に通知する必要がある場合もありますし、「合理的」であることが必要な場合もあります。

当然ながら、IP監査における目標は、顧客を疎外することなく自社の権利を保護することです。 したがって、監査を敵対的な手続きではなく、協力的な手続きとして捉え、ライセンシーのビジネスへの混乱を最小限に抑えるための措置を講じることが最善です。

フォローアップ

監査によって使用量や支払いに不一致が見つかった場合、実際の使用量を正確に反映させるためにライセンス条件（および料金）を調整する必要があります。

また、クライアントが自社のIPをどれだけ無許諾で使用したかを判断し、適切な料金を徴収する必要があります。

お客様が意図的にソフトウェアを悪用するのを防ぐため、ライセンスによらない使用に対して割増料金を請求することもできます。 クライアントは、単にその使用が適切にライセンスされていれば支払うべきであったものを支払うだけではいけません。

上記の2つ目の監査条項の例のように、クライアントをライセンス違反で摘発した場合は、より頻繁に監査を実施したほうがよいでしょう。

多くの場合、クライアントはライセンス契約違反が発覚することを恥ずかしく思っており、真剣に議論することなく和解してしまうことがあります。 しかし、最悪のケースとして、ライセンス権を行使するために裁判を起こす必要が出てくるかもしれません。

もしあなたが裁判を起こし、クライアントによるソフトウェアの非正規利用が故意であることを立証できれば（不正利用を示す監査の結果、クライアントが和解を拒否した場合はその可能性が高いと思われます）、あなたのIP権の侵害に対して3倍の賠償金を請求できる可能性があります。

監査に耐える

知的財産のライセンシーであれば、ライセンス条項の遵守を保証するために積極的に行動することが賢明です。

経験豊富で責任感の強いIT部門を持つ企業であれば、IP監査は不便なだけで、大きな懸念にはならないかもしれません。

しかし、あなたの会社が新興企業でIT部門が未熟であったり、従業員が「Bring Your Own Device」環境で独自のソフトウェアを使用している場合は、監査に「失敗」した場合に深刻な結果を招くリスクがより高くなる可能性があるのです。

もし、まだ内部IP監査を当然のように行っていないのであれば、ライセンサーから監査の通知を受けることは、「客」が現れる前に「家をきれいにする」チャンスになる。

自分で監査を行い、ライセンスに違反していることが判明した場合、最善の方針は、ライセンサーにこれを認め、謝罪し、迅速に妥当な和解を交渉することである。 不正を隠そうとしたり、妨害したりすると、会社が活動するために必要な知的財産権が停止され、さらに故意の侵害による訴訟費用や損害賠償でビジネスが不能になるなど、深刻な問題に巻き込まれる可能性があります。