特許庁、裁量棄却に関する暫定ガイダンスを発行

USPTOサイン 米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判部(PTAB)の裁量によるPTAB申立ての却下について、拘束力のある新しい暫定ガイダンスを発表しました。 メモにあるように
米国議会は、米国発明法(AIA)の付与後手続を「特許の質を向上させ、不必要で逆効果な訴訟費用を制限する、より効率的で合理的な特許制度を確立するために」設計しました。...同じ当事者や無効の異議を含む連邦地裁とAIAの手続が並行することは、訴訟コストを制限するどころか、むしろ増加させる可能性があります。 AIAの管理に関するUSPTOの経験に基づき、当局は、国内官庁と地方裁判所との間に並行手続きが存在することから、AIA手続きにおける非効率性と駆け引きの可能性を認識しています。
PTABは、地方裁判所での訴訟が並行している場合に、AIA付与後手続を開始するかどうかを決定する際に、以下の要素(https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPR2020-00019, Apple v. Fintiv, Paper 11 (3.20.20).pdf に由来するためFintiv要素として知られています)を検討することとされています。
  1. 裁判所が滞在を認めたか、または訴訟手続が開始された場合に滞在が認められる可能性があるという証拠が存在するかどうか。
  2. 裁判所の裁判期日と、取締役会の予測する最終決定書の法定期限との近接性。
  3. 裁判所と当事者による並行訴訟への投資。
  4. 請願書と並行訴訟で提起された問題の重複。
  5. 申立人と並行訴訟における被告が同一当事者であるかどうか、及び
  6. を含む、取締役会の裁量行使に影響を与えるその他の状況。
PTABがFintiv.で説明したように。
これらの要因は、効率性、公平性、およびメリットの観点から、並行訴訟の審理期日を早めるためにインスティテューションを拒否する権限の行使を支持するかどうかに関係しています。
メモの中で、USPTOは次のように明らかにしている。
PTABは、Fintivに基づくIPRまたはPGRの登録を拒否しない。
  1. 特許性がないことを示す有力な証拠を提出した場合。
  2. Fintivに基づく拒否の要求がITCの並行手続きに基づく場合。
  3. 申立人が、並行する地方裁判所の手続において、申立書と同じ理由または申立書において合理的に提起することができた理由を追及しないことを定めた場合。
さらに、PTABがFintivfactor 2を適用する場合、PTABは、連邦地裁の訴訟が裁判になり解決されるまでのスピードを考慮することにしています。 PTABは、裁判までの時間の中央値が、PTABの最終書面決定の法定期限と同時期またはそれ以降に予測される場合、Fintivに基づく制度否定の裁量行使に対してこの要因を考慮します。 つまり、PTABがFintivの下でインスティテューションを否定しなかったとしても、35 U.S.C. §314(a)、324(a)、325(d)に基づく他の理由でインスティテューションを否定する権利は保持されているのだ。 例えば、PTABは、申立人による手続の濫用など、他の適切な状況が存在する場合、制度を否定することができます。
この暫定ガイダンスは、USPTOに係属中のすべての手続きに適用され、追って通知があるまで有効となります。 USPTOは、正式なルール作りが完了した後、この暫定ガイダンスに代わるルールを策定する予定です。
カテゴリー: 特許