特許庁、数値の範囲をオープンにすることを認める

特許審判部（PTAB）は、クレームに無制限の数値範囲を使用したことを理由に特許出願を拒絶する判決を覆しました。

Ex Parte Qiu (Appeal 2020-001512) の案件は、化学化合物（上図）の特許出願に関わるものです。 あるクレームには次のようなものがあります。

からなる群から選択されるものを除いて、実質的に他のアニオン性ペンダント官能基を含んでおり、ここで、この化合物は、10，000グラム／モル以下の数平均分子量、および アニオン性基の平均数が2以上であること。

(強調はPTABによる)。

本明細書では、アニオン性基の平均数が2.09〜15である例を開示した。

PTABが指摘したとおりです。

出願人が35 U.S.C. § 112の第1項の記述要件を遵守するためには、出願人の明細書は、"求める出願日の時点で、発明を所有していたことを当業者に合理的に明確に伝える "必要がある。

35 U.S.C. § 112は、特許出願について次のように述べている。

明細書には、本発明が属する技術分野の当業者または本発明と最も関連の深い技術分野の当業者が本発明を製造および使用できるような完全、明確、簡潔かつ正確な用語で、本発明ならびにその製造および使用の方法および工程を記述しなければならず、本発明者または共同発明者が意図した発明の実施に関する最善の方法を記述しなければなりません。

特許審査官は、「2より大きい」という範囲に上限がないことを根拠に、記述要件を満たさないとして拒絶した。

特許出願人は、連邦巡回控訴裁（特許訴訟の控訴審を担当）が、特許出願における範囲の開放は本質的に不適切ではないと判断していることを指摘した。

連邦巡回控訴裁は、2007年のAnderson Corp. v. Fiber Composites事件において、次のように判示した。

これまで述べてきたように、「すべてのクレームについて、その適切性は、発明、開示、及び従来技術の特定の事実によって決まるため、ペンエンドのクレームは本質的に不適切ではない。正確に知られていないとはいえ、固有の上限があり、明細書により当業者がその上限に近づくことができる場合には、支持されうる。"と述べている。

PTABは、この原則は、特許法における記述要件と実施可能要件の両方に適用されると指摘した。

特許法では、特許の対象となる技術分野の当業者がクレームされた発明を実施できるような十分な詳細さで開示しなければならないという要件があります。

特許出願人は、クレームが化合物の分子量の上限（「10,000グラム／モル以下」）を要求しているので、明細書全体として、当業者であれば、クレームの要件に囲まれた特定の化合物のアニオン性基の数の固有の上限を決定することができると指摘した。

要点自由形式の範囲は認められるが、範囲を主張する特許出願に特定の終点を含めることがより良い方法となり得る（PTABへの出頭を回避できる可能性もある）。