最高裁、特許の有効性を争うプロセスを明確化

米国最高裁判所は、最近、譲渡人禁反言の原則（特許を譲渡した特許権者がその特許の有効性に異議を申し立てることを防ぐためのルール）に関する判決を下した。

裁判所が指摘したとおりです。

1990年代後半、Csaba Truckaiは子宮の異常出血を治療する装置を発明した。 この装置は、NovaSure Systemと呼ばれ、透湿性のアプリケーターヘッドを用いて、子宮内膜の標的細胞を破壊するものです。 Truckaiは、特許出願を行い、その後、将来の継続出願も含めて、自身の会社であるNovacept, Inc.に譲渡しました。 PTOは、この装置に対して特許を発行した。 ノバセプトは、その特許および特許出願のポートフォリオとともに、最終的に被買収企業であるHologic, Inc.に買収されました。 2008年、Truckaiは、申立人であるMinerva Surgical, Inc.を設立しました。 そこで、子宮の異常出血を治療するための改良型と思われる装置を開発した。

その後、Hologic社はMinerva社を特許侵害で訴えた。

Minerva社は、新たに追加されたクレームは、透水性のアプリケーターヘッドを扱った発明の記述と一致しないため、Hologic社の特許は無効であると主張した。

これに対し、ホロジックは譲渡人禁反言の原則を主張した。 Hologic社は、Truckai社が元の特許出願を譲渡したため、彼とMinerva社は特許の有効性を弾劾することができないと主張した。

連邦地裁は、譲渡人禁反言はMinervaの無効の抗弁を妨げると判断し、連邦巡回控訴裁も同意した。

ミネルバは、「現代の特許政策、特に不良特許を排除する必要性から、譲渡人禁反言の転覆が支持される」と主張した。

同裁判所は次のように指摘する。

アサインナーエストッペルは、他者との取引における一貫性の要求を反映しています。 特許権を売却する場合、その人は買い手に対して、問題となっている特許が有効であることを（少なくとも）暗黙のうちに表明することになります。 後に無効の抗弁を行う際、譲渡人はその黙示の保証を否定する。 あることを言いながら別のことを言うことで、譲渡人は特許を譲渡する対価と、特許がカバーする発明を継続的に使用する権利の両方を得て、二重に利益を得ようとするのである。 譲渡人のそのような行為は不公正取引です。 そして、そのような不公平を防ぐ必要性は、譲渡人以外に無効の抗弁を委ねることによる公衆への損失を上回ります

最高裁は、譲渡人禁反言がMinervaの無効の抗弁を禁止することに同意したが、「譲渡人禁反言は、譲渡人の無効の主張が、特許を譲渡する際に行った明示的または暗黙の表現と矛盾する場合にのみ適用される」と指摘した。

裁判所が説明したとおりです。

譲渡人禁反言には限界があり、その根底にあるフェアディーリングの原則が発揮される場合にのみ適用されます。 この原則は、特許の有効性に関する表現に一貫性を求めるものである。 譲渡人が特許クレームが有効であると保証した場合、後に有効性を否定することは、衡平法上の取引規範に違反する。 しかし、譲渡人が無効の抗弁と矛盾する明示的または黙示的な表明をしていない場合、その主張には不当性がないため、譲渡人禁反言を適用する根拠はない。 非抵触の一例として、発明者が特定の特許請求の範囲について有効性の保証をしうる前に譲渡が行われた場合が挙げられます。 このような状況は、ある種の雇用契約において、従業員がその雇用期間中に開発した将来の発明に関する特許権を雇用主に譲渡した場合に発生する。 第二の例は、後の法整備により、譲渡時の保証が無意味になる場合です。 第三に、ここで最も関連することですが、特許クレームの譲渡後の変更により、譲渡人禁反言を適用する根拠が失われる可能性があることです。 最後の状況は、発明者が発行済み特許ではなく、特許出願を譲渡する場合に最もよく起こります。 そこで、譲受人は特許の請求項を拡大するためにPTO[Patent and Trademark Office] に戻ることができます。 新しい請求項が古い請求項より実質的に広いと仮定すると、譲渡人は新しい請求項の有効性に対して保証をしなかったことになります。 そして、もし彼がそのような表現をしていないのであれば、彼は訴訟で新しい主張に異議を唱えることができます。彼の立場には矛盾がないため、禁反言は成立しないのです。

ナショナル・レビューが論じているように

ミネルバ社の判決は、発明者と企業にとって重要な意味を持つものです。 主なポイントは以下の通りです。

1. 一般的な譲渡文言は、譲渡された特許のクレームに対する有効性への異議申し立てに対する禁反言を生じさせるが、範囲が異なる出願中のクレームやその出願中から発行された特許のクレームは対象としない......というものです。
2. Minerva判決が特定の有効性表示をクレーム文言と結びつけている限り、譲渡は、対象出願及び/又は特許に開示されたあらゆる主題に対するクレームの全ての組み合わせをカバーするよう努めるべきである。
3. 譲渡された係属中の特許出願から発行されたクレームに対する有効性の挑戦を譲受人が阻止するために、譲渡における追加の表明が必要となる場合があります。 例えば、譲渡人は、罰金の賦課、異議申立に対する弁護費用の支払い、譲渡人に支払われたロイヤリティの没収または返金など、譲渡に際して別途異議申立禁止条項を利用しようとする場合があります。