共同発明者の不記載は権利侵害の主張を無効にする
米連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）は最近、共同発明者を適切に記載しなかったため、唯一の指名発明者が特許侵害訴訟で敗訴したとの判決を下した。
事件は Blue Gentian, LLC 対 Tristar Prod.
Blue Gentian, LLC、National Express, Inc.およびTelebrands Corp.（以下、総称して「Blue Gentian」）は、Tristar Products, Inc.（以下、「Tristar」）を6件の米国特許侵害で提訴した。 実用新案は消耗品であるホースに関するもので、意匠新案はホース・アセンブリの装飾意匠に関するものである。
ブルー・ジェンティアンは主張されている特許をすべて所有している。 ブルー・ジェンティアンの代表であるマイケル・ベラルディは、各特許の唯一の発明者である。
Tristarは6件すべての特許の発明者名を訂正するよう反訴した。 連邦地裁は、非当事者であるゲーリー・ラグナーは、主張されたすべての特許について共同発明者とされるべきであったと判断した。 従って、連邦地裁は発明者権に関する反訴についてTristar社に有利な判決を下し、35 U.S.C. § 256に基づき特許の訂正を命じた。
合衆国法典第35編第256条に基づく、
(a)訂正
過失により発行済み特許に発明者として氏名が記載されている場合、又は過失により発行済み特許に発明者として氏名が記載されていない場合、所長は、すべての当事者及び譲受人の申請により、事実の証明及び課されるその他の要件とともに、当該誤りを訂正する証明書を発行することができる。(b)エラーが修正された場合、特許は有効である。
発明者の省略又は発明者でない者の氏名の誤記は、本節の規定に従って訂正することができる場合には、当該誤記のあった特許を無効とするものではない。 このような問題が提起された裁判所は、関係者全員への通知と聴聞により、特許の訂正を命じることができ、所長はこれに応じて証明書を発行する。
紛争の発端は、ラグナー・テクノロジー社が伸縮自在のホースを市場に出すために投資家を探していた2011年にさかのぼる。ラグナー・テクノロジー社の創設者であるラグナー氏らは、問題となっている特許の発明者であるベラルディ氏と面会した。
ラグナーは物理学の学士号と航空宇宙工学の修士号を持ち、拡張可能なホースのプロトタイプを数多く設計してきた。
ベラルディは社会学の学位を持っているが、会議の時点ではホースの設計や製造の経験はなかった。
ベラルディはラグナーのマイクロホースの実演ビデオを見たが、会議の前にジムで拡張可能なホースのアイデアを思いついたと主張した。
裁判所はそう指摘した、
ラグナー氏の証言によると、ミーティング中、ベラルディ氏は「ワイヤーのバネを伸縮性のあるものに置き換えることは可能か」と質問し、ラグナー氏は「可能だ」と答え、「最初の2つの試作品には、引っ込む力のために外科用チューブが使われていた」と説明した。
ミーティングから数時間後、ベラルディ氏はホースの試作品を作るためにホームセンターに買い出しに行った。 その翌日、彼は試作品をテストした。 この会合から3ヵ月も経たないうちに、彼は伸縮可能なホースの特許を申請した。
ベラルディの会社であるブルー・ゲンチアンは2012年、ラグナーの特許のライセンシーであるトライスターを特許侵害で訴えた。
トリスターは発明者権の訂正を反訴した。
共同発明者とされる者は、少なくとも1つの請求項の発明の着想（発明の明確かつ永続的なアイデア）または実施への移転に大きく貢献したことを示さなければならない。
これらの貢献は、他の発明者との「共同作業や共通の指示の下での作業など、共同行動の何らかの要素」から生じたものでなければならない。
共同発明者とされる人物の発明者としての証言が裏付けられるかどうかは、合理性の原則に基づくテストに支配される事実重視の調査である。
裁判所は、会議で交わされた情報に基づき、ラグナーとベラルディの間には十分な協力関係があったと判断した：
ベラルディ氏はマイクロホースに関する機密情報を含む詳細な図や写真を見せられ、...マイクロホースのプロトタイプを手にして使用し、...ラグナー氏は口頭で代替デザインを説明した。
と結論づけています。
会議前にラグナー氏が3つのホースの要素に精通していたことを示す証拠書類の強さは、伸縮可能なホースについての議論とプレゼンテーションを中心とした会議で、ベラルディ氏にそれらのアイデアを伝えたという彼の説明に信憑性を与えている。
また
ベラルディ氏の試作品は、会談から1日以内に作成された物的証拠であり、ラグナー氏の話が信用できることを強く示していた。
ブルー・ジェンティアンは、ラグナーが会議に出席したのは、代替案を設計するためではなく、別のホースへの投資を調達するためであったことが重要であると主張した。 裁判所はこれに同意しなかった：
ラグナー氏は発明全体を思いつく必要はなかったのだから、共同研究を始める前に、最終的にクレームされた完全な発明を発明する意思を持つ必要はなかったことは確かである。
CAFCは、ラグナーがブルー・ジェンティアン特許の少なくとも1つのクレームの構想に大きく貢献したという連邦地裁の結論に同意した。
同裁判所は次のように指摘する。
物理的に一緒に、あるいは同時に発明に取り組んでいなくても、またそれぞれが同じ種類や量の貢献をしていなくても、共同発明者になることができる。
要約すると、裁判所はこう言った、
ラグナー氏は、自分が設計したホースに関する機密情報をベラルディ氏に示し、ホースの製造方法について技術的な詳細を話し合い、伸縮可能なホースを製造する代替方法について議論した。 ベラルディ氏は、これらの貢献を基に、最終的に特許請求された伸縮可能なホースの試作品をすぐに作り始めた。
トリスター（ラグナー経由）はブルー・ゲンチアン（ベラルディ経由）と同等の権利を与えられたため、ブルー・ゲンチアンはトリスターを訴える権利を持たず、ホースを独占的に販売する権利もなくなった。 こうして、特許侵害訴訟は棄却された。
このケースは、特許に発明者全員の名前を記載することが重要であることを示している。 発明者として誰かを指名しても、必ずしもその人が特許を所有しているとは限らない。 それは当事者間の関係や、特許権が譲渡されているかどうかにもよる。
また、発明に貢献した従業員やコンサルタントが、その特許権を雇用主やクライアントに譲渡するようにすることも重要です。
また、適切に署名された秘密保持契約（NDA）があれば、2011年のミーティング後もラグナーの新しいホースに関する権利を守ることができたかもしれない。 このようなNDAには、ラグナーが開示した発明の改良が会議中に開発された場合もラグナーに帰属するという条項が含まれていた可能性がある。
